Contrato de Ingeniería

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Definición del Contrato de Ingeniería

El contrato de “engineering” o de ingeniería es una figura contractual que engloba, según la doctrina dominante diversos tipos contractuales en principio, atípicos, no regulados como específicas modalidades contractuales en la normativa civil o mercantil.

También se le conoce con la denominación de Contrato de Ingeniería Aprovisionamiento y Construcción (contrato EPC, Engineering, Procurement and Construction), que incorpora la estructura contractual más compleja y relevante de cuantas se emplean en la ejecución de proyectos de instalaciones energéticas, integrando elementos relevantes, desde los puntos de vista jurídico y de negocio. Es el contrato que, en mejor medida, refleja el estado de la industria en cada sector energético concreto.

El jurista español Massaguer nos da una definición más extensa de esta figura contractual, dándole mayor énfasis a las prestaciones que la misma genera.Entre las Líneas En ese sentido, la “Licencia de Know How” (término empleado por este autor en vez de Contrato de Know How) es aquel negocio jurídico celebrado entre personas físicas o jurídicas, en virtud del cual, una de ellas (el licenciante) titular de un Know How autoriza a su contraparte (el licenciatario o receptor) a explotarlo durante un tiempo determinado y, con este fin, se obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento, y en virtud del cual, el licenciatario o receptor, se obliga por su lado, a satisfacer un precio cierto en dinero o en especie, fijado normalmente en forma de suma de dinero calculada en función del volumen de fabricación o ventas de productos o servicios realizados con el empleo del Know How negociado.

Naturaleza jurídica

Estos contratos son de naturaleza compleja, y engloban prestaciones propias de diversos contratos (arrendamiento de servicios, de obra, cesión de derechos de propiedad industrial, etc). La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 27 de junio de 1988 (RJ 19885471), se refiere a estos contratos de engineering en relación a una central nuclear, señalando que se trata de un “nuevo tipo contractual surgido en los últimos años en el extranjero y que ha estudiado la doctrina mercantilista mas no tiene traducción en nuestro Derecho positivo, existiendo en él elementos de contrato de obra, de servicios, suministro de bienes de equipo, etc.

Sujetos y terminología. ¿Contrato o Licencia?

La doctrina mayoritaria denomina a esta figura como “Contrato de Know How”. Sin embargo existe un sector en la doctrina, específicamente la española, que emplean la terminología: “Licencia de Know How”. Asimismo, un sector minoritario emplea otros términos, tales como: “Cesión de Know How”, “Licencia Industrial”, “Cesión de Tecnología”, “Contratos de Asistencia Técnica” o “Contrato de Engineering”.

Aviso

No obstante, es en el empleo de las voces “contrato” y “licencia” las que suscitan mayores discusiones.

En todo contrato siempre se encontrará dos partes, por lo tanto, decir que el contrato es bilateral o sinalagmático es redundar el tema. Como la transmisión (sea cesión o venta) del Know How es mediante un contrato, se puede decir que existe una parte que entrega el Know How y otra parte que recibe el Know How, sin embargo, el término con que se encuadraría cada parte es discutible.

En efecto, si se emplea acepciones como licenciante y licenciatario, o cedente y cesionario, o permitente y permisionario, solo se estará refiriendo al permiso (licencia o cesión) sobre el uso y explotación del Know How y no englobaría el otro aspecto, cual es la transmisión por venta.

Asimismo, si se emplea términos como vendedor y comprador solo encuadraría la venta del Know How más no la cesión; además que se confundiría con los sujetos del contrato de compraventa; por lo tanto, se debe de encontrar un término que englobe a los sujetos y a los actos que éstos pueden realizar, sin confundirse con otras figuras contractuales.

Este término sería el de transmisor y receptor, porque la misma permite encuadrar la actividad de cesión y venta, es decir, el transmisor puede ceder o vender su Know How y el receptor sería el beneficiario del mismo; además, no se confundiría con otras figuras contractuales; asimismo, permitiría encuadrar la distinta clasificación del objeto del Know How: industrial y comercial (sin perjuicio de admitir un Know How financiero o administrativo), por estas razones pensamos preferible el empleo de estos términos.

El transmisor es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera – aunque sometida a ciertas restricciones cuando afecte la seguridad de Estado – quien entrega el Know How determinado.

Jurisprudencia (Española) sobre la Materia

Sentencia de Audiencia Nacional – Sala de lo Contencioso, 1 de Junio de 2000
En este caso se trata simplemente, empleando la terminología anglosajona, de un contrato de “engineering” o de asistencia técnica, conocido como de licencia o cesión de “know- how”, inscribible en el registro de contratos de transferencia de tecnología de acuerdo con el Decreto 2343/1973 y la Orden Ministerial de 5 de diciembre de 1973, cuyo rendimiento, según el artículo 6-2 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre del Impuesto sobre Sociedades, está sujeto al mismo como comprendido entre las contraprestaciones que por toda clase de servicios, asistencia técnica, préstamos o cualquiera otra prestación de trabajo o capital realizada o utilizada en territorio español especifica el siguiente artículo 7 -b) de dicha Ley; y siendo, como se dijo, el único punto de discrepancia entre las partes, procede desestimar el presente recurso contencioso administrativo, al igual que ha venido haciendo la Sala al resolver, como ya anticipábamos, recursos interpuestos por la misma recurrente y de contenido idéntico al presente, por lo que procedente resulta el mantenimiento de idéntica doctrina en aras del principio de su unidad (artículo 102 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa).
Se desestimó la demanda y se desestimó la apelación.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 29 de Julio de 2000
En este litigio nos hallamos ante una cesión de uso de las patentes, modelos de utilidad, documentación técnica y Know-how, y no ante la transmisión del 81% de su titularidad o propiedad, razón por la cual es aplicable el artículo 12, del Convenio Hispano-Alemán para evitar la Doble imposición y prevenir la Evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, que confiere a España el derecho a gravar al tipo convenido del 5 por 100, los “cánones” pagados por el uso o la concesión de uso de patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, así como por el uso o la concesión de uso de equipos industriales, comerciales o científicos, y con cantidades pagadas por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas. Se desestima el recurso contencioso administrativo. Se desestimó la casación.

Autor: Antonio Aznar Domingo

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