Modelo de Utilidad

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Modelo de Utilidad en Derecho Europeo

1. Objeto y ámbito de aplicación
Según el apartado 1 del artículo 1 de la Ley alemana de Modelos de Utilidad (GUMA), las invenciones que sean nuevas, se basen en una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial se protegerán como modelos de utilidad. Mientras que esta redacción puede sugerir que el término “modelo de utilidad” representa el objeto de protección, en realidad el objeto de protección es una invención que cumple los requisitos de protección de la Ley. Por lo que respecta a estos últimos, parece oportuna una aclaración lingüística en relación con el requisito de protección de la “actividad inventiva”: “actividad inventiva” es una traducción literal de erfinderischer Schritt, utilizada en el texto original alemán para designar un nivel de no evidencia inferior al que la Ley de Patentes alemana y el Convenio sobre la Patente Europea (patente europea) utilizan con el término erfinderische Tätigkeit, término que se traduce como “actividad inventiva”, pero que suele equipararse a “actividad inventiva” en la terminología del derecho de patentes. Al igual que las patentes (derecho de patentes), los modelos de utilidad, constituyen un objeto de la protección de la propiedad industrial en virtud del Art 1(1) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CP) y del Art 42 TFUE/36 CE. La presentación de una solicitud de registro de un modelo de utilidad en uno de los países miembros del CP establece un derecho de prioridad de 12 meses para la presentación de solicitudes posteriores en otros Estados miembros de la Unión de París (Arts 4A y 4C CP). Aparte del derecho de prioridad y aparte de salvaguardar el principio de trato nacional (Art 2(1) PC), el PC no establece ningún derecho mínimo en materia de modelos de utilidad. El Acuerdo Internacional sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC; propiedad intelectual) ni siquiera menciona los términos “modelo de utilidad”, certificat d’utilité, modello de utilitad, o Gebrauchsmuster.

Históricamente, la protección del modelo de utilidad se introdujo por primera vez en Alemania como complemento a la protección de los diseños y las patentes. La necesidad de una protección complementaria de este tipo se hizo sentir porque, por un lado, el Reichsoberhandelsgericht (Tribunal Superior de Comercio del Reich alemán) denegó la protección en virtud de la Ley de Protección de Diseños y Modelos de 11 de enero de 1876 (Gesetz betreffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen) a los modelos que no tenían una finalidad “estética” u ornamental, sino únicamente una finalidad práctica de uso (Gebrauchszweck) (3 de septiembre de 1878 ROHGE 24, 109). Por otra parte, para los modelos de utilidad la protección en virtud de la Ley de Patentes de 25 de mayo de 1877, que exigía el examen de los requisitos sustantivos de protección, parecía demasiado costosa. Además, pronto se vio que muchos modelos de utilidad apenas cumplirían los requisitos de patentabilidad más allá del requisito de novedad.

Con el fin de satisfacer las necesidades de las pequeñas y medianas empresas de una protección sencilla y barata para las innovaciones técnicas menos significativas pero útiles, la legislatura alemana aprobó el 1 de junio de 1891 la Ley de Modelos de Utilidad (Gebrauchsmustergesetz-GUMA), que entró en vigor el 1 de octubre de 1891. La Ley introdujo la protección de los “modelos de aparatos de trabajo o de artículos de utilidad o de partes de los mismos… en la medida en que un nuevo diseño, disposición o dispositivo esté destinado a servir al fin de trabajo o de utilidad” (§ 1(1)). La protección, que sólo requería un registro regular en la oficina de patentes, pero ningún examen de los requisitos sustantivos de protección, se limitaba a seis años a partir de la presentación de las solicitudes. Aunque la Ley situaba la protección de los modelos de utilidad cerca de la protección de las patentes y las invenciones, es decir, las instrucciones técnicas, la mayoría de las veces objeto de protección, seguían existiendo diferencias significativas entre la protección de los modelos de utilidad y la de las patentes. El objeto de protección de la Ley de Modelos de Utilidad tenía que tener una “forma espacial” tridimensional, es decir, requería un “nuevo diseño espacial tangible” (neue körperliche Formgestaltung); además, no era aplicable a las invenciones de proceso. Sólo en 1990 se abandonó el requisito de la “forma espacial” mediante la Ley para Reforzar la Propiedad Intelectual y Combatir la Piratería de Productos (Tribunal Supremo Federal Alemán, BGH 17 de febrero de 2004, BGHZ 158, 142). A pesar de que la Ley de 1891 sólo mencionaba la “nueva forma espacial tangible”, pronto prevaleció el entendimiento de que la novedad por sí sola no bastaba como requisito de protección, sino que más bien debía añadirse algo progresivamente nuevo, sin ser ya de por sí inventivo.

2. Relación con la protección de patentes
La protección ofrecida a los modelos de utilidad en virtud de la Ley alemana de Modelos de Utilidad, modificada el 1 de enero de 1987, comparte muchos puntos en común con la protección mediante patente. Sus objetos de protección son invenciones, es decir, instrucciones técnicas; es un derecho exclusivo limitado en el tiempo y en el ámbito geográfico; confiere al primer solicitante una prioridad y genera efectos de bloqueo. Por lo tanto, la protección del modelo de utilidad también es eficaz contra terceros que hayan generado la invención de forma independiente pero no hayan presentado una solicitud de patente o de modelo de utilidad ante la Oficina de Patentes y Marcas, o lo hayan hecho más tarde. Una misma invención puede estar protegida tanto por una patente como por un modelo de utilidad. Se permite la protección acumulativa. Esto puede conseguirse presentando solicitudes por separado e independientemente unas de otras o presentando una solicitud de modelo de utilidad y reivindicando la prioridad de una solicitud de patente presentada anteriormente, un derecho que puede ejercerse hasta el final del décimo año después de la fecha de presentación de la solicitud de patente (§ 5(1) GUMA). Sin embargo, a pesar de estos puntos en común, existen varias diferencias importantes entre los modelos de utilidad y las patentes.

En lo que respecta al objeto de protección, la Ley de Modelos de Utilidad excluye de la protección, además de las invenciones excluidas de la protección de patentes, todas las invenciones biotecnológicas, es decir, los productos que consisten en material biológico o lo contienen, así como todos los procesos biotecnológicos en general (§§ 1, 2 GUMA). Asimismo, el estado de la técnica decisivo para determinar la novedad difiere entre las dos formas de protección. Por un lado, los conocimientos puestos a disposición del público mediante el uso o descripciones orales fuera de la jurisdicción de la GUMA no constituyen un estado de la técnica relevante. Por otro lado, cualquier descripción o uso dentro de los seis meses anteriores a la fecha relevante para la solicitud de prioridad no se tiene en cuenta si se basa en el trabajo del solicitante o de su predecesor en el título (§ 3(a) GUMA). Así pues, en virtud de la GUMA existe un periodo de gracia general de seis meses anteriores a la fecha de prioridad.

Como se señaló al principio, aparte de la novedad de la invención, el § 1(1) GUMA también establece como requisito de protección que la invención sea aplicable industrialmente y se base en una actividad inventiva. Sin embargo, mientras que el § 3(2) GUMA, al igual que el § 5 GPA, establece que el objeto de un modelo de utilidad se considerará susceptible de aplicación industrial si puede fabricarse o utilizarse en cualquier tipo de industria, incluida la agricultura, el GUMA, a diferencia del § 4 GPA, guarda silencio sobre cuándo debe considerarse que una invención se basa en una actividad inventiva.

Desde la adopción de la GUMA en 1891, los tribunales y, con raras excepciones, también los estudiosos del derecho, han asumido en general que la protección de los modelos de utilidad requiere un grado menor de actividad inventiva que la protección mediante patente (RG 25 de enero de 1908, [1908] Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 188, 189). Así lo entendió también el legislador cuando se revisó la Ley en 1986 y, como se subraya al principio de esta contribución, se introdujo en la Ley el término erfinderischer Schritt en lugar de Erfindungshöhe. El requisito de una actividad inventiva menor debería permitir, en particular a las pequeñas y medianas empresas, adquirir una protección barata y fácil de conseguir -aunque más breve- para las invenciones más pequeñas, ofreciendo así incentivos para un comportamiento innovador y ayudando a asegurar la inversión necesaria. El Tribunal Federal de Patentes confirmó que la actividad inventiva se da si el inventor no podría haber encontrado ya la solución de improviso basándose en sus conocimientos profesionales y teniendo en cuenta el estado de la técnica (Tribunal Federal de Patentes 13 de febrero de 2003, [2004] GRUR 852), o en aquellos casos en los que la solución sería obvia para el experto en la materia, pero éste, sin embargo, tendría que ocuparse detalladamente de las circunstancias técnicas para encontrar dicha solución (Tribunal Federal de Patentes 2 de agosto de 2000, Mitt.2002, 46).

Sin embargo, mediante una decisión de 20 de junio de 2006, el Tribunal Supremo Federal alemán rechazó esa interpretación y declaró, entre otras cosas, en una nota oficial:

“La determinación de una actividad inventiva puede recurrir a los principios desarrollados en el derecho de patentes, si se tienen en cuenta las diferencias que resultan del hecho de que el estado de la técnica en el derecho de modelos de utilidad se define de forma diferente en el artículo 3 de la Ley de Modelos de Utilidad en términos de descripción oral y en términos de usos fuera del ámbito de aplicación de la Ley. No está permitido concluir que lo obvio se basa en una actividad inventiva sobre la base de que el experto en la materia no podría encontrarlo fácilmente sobre la base de sus conocimientos generales, teniendo en cuenta de forma rutinaria el estado de la técnica” (BGH 20 de junio de 2006, BGHZ 168, 142-citado de (2007) 38 IIC 104).

El BGH subrayó, entre otras cosas, que al igual que el requisito de no evidencia como condición previa para la patentabilidad, el criterio de actividad inventiva en la ley de modelos de utilidad no es un criterio cuantitativo sino cualitativo. Por lo tanto, la determinación de la actividad inventiva era, al igual que la de la no evidencia, el resultado de un juicio de valor y los criterios a aplicar difieren marginalmente. Si se atribuyera la exclusividad en el derecho de los modelos de utilidad a una actividad inventiva “menor” que en el derecho de patentes, el derecho de los modelos de utilidad estaría expuesto al peligro de convertirse en un estanque de recogida de materias no susceptibles de protección por patente. Además, el tribunal opinó que la aplicación de umbrales diferentes para evaluar la capacidad inventiva en virtud de las dos formas de protección también ignoraría el hecho de que los efectos de la protección, tal y como se establece para las patentes en virtud de los artículos 9 y 10 de la GPA y para los modelos de utilidad en virtud de los artículos 11 y 12a de la GUMA, son en general los mismos (BGH 20 de junio de 2006, [2006] GRUR 845).

A raíz de esta decisión del BGH, parecen oportunas algunas deliberaciones fundamentales en lo que respecta al derecho alemán. En comparación con el derecho de patentes, ¿un objeto susceptible de protección algo más limitado y un estado de la técnica algo más determinante para la evaluación de la novedad justifican una segunda forma de protección para las invenciones, además de la protección mediante patente? Además, ¿puede defenderse esa forma de protección para las invenciones que puede adquirirse paralelamente a la protección mediante patente sin que la Oficina de Patentes y Marcas examine los requisitos sustantivos de protección y que conduce directamente a un derecho exclusivo ejecutable para denegar a terceros el uso de la invención, en vista de que, en el caso de las patentes, ese derecho ejecutable sólo está disponible tras la concesión de la patente? ¿Puede el plazo más corto de protección justificar por sí solo tal diferencia de enfoque?

3. Evolución internacional y europea
La Ley de Modelos de Utilidad alemana de 1891 fue la pionera de esta forma específica de proteger las invenciones. Desde entonces, la protección de los modelos de utilidad se ha introducido en muchos países. Sin embargo, los respectivos estatutos revelan diferencias en cuanto al objeto de la protección (por ejemplo, el requisito de la forma espacial), los requisitos de protección, el plazo de protección y el examen de los requisitos de protección. El desarrollo general, sin embargo, indica una tendencia hacia requisitos más bajos/menores para la elegibilidad de las invenciones para la protección del modelo de utilidad en lo que respecta a la novedad (por ejemplo, novedad local suficiente) y la actividad “inventiva” en comparación con las patentes. Al mismo tiempo, el plazo de protección revela una tendencia a la extensión (hasta 10 años) y, por regla general, se dispone de una protección completa basada únicamente en el examen de las formalidades en el momento de la inscripción en el registro respectivo, es decir, sin examen de los requisitos sustantivos de protección. El examen de los requisitos sustantivos de protección sólo tiene lugar en los juicios por infracción ante los tribunales o ante una moción de cancelación del modelo de utilidad en procedimientos separados. En algunas jurisdicciones, sin embargo, la aplicación de la protección se hace depender de un examen por parte de la oficina responsable. Los datos empíricos revelan que la protección del modelo de utilidad es utilizada predominantemente por los nacionales y relativamente poco por los solicitantes extranjeros. Entre los Estados miembros de la Unión Europea, sólo Letonia, Lituania, Luxemburgo, Rumanía, Suecia y el Reino Unido no ofrecen ninguna protección para los modelos de utilidad. Fuera de la Unión, en Europa, no existe tal protección en Islandia, Noruega y Suiza. Existen normativas legales específicas en Austria (1994, 1998), Bulgaria (1993), República Checa (1992), Dinamarca (1992), Estonia (1994, 2002), Finlandia (1995), Grecia (1987), Hungría (1991), Italia (1940), Polonia (1972, 1984), Portugal (1995), Eslovaquia (1992) y España (1986). En Francia existe protección en forma de certificados de modelo de utilidad-certificat d’utilité (Libro VI del Code de la Proprieté Intellectuelle 1992) y en Bélgica (1984), Irlanda (1992), Países Bajos (1995) y Eslovenia (1992, 1993) existen patentes a corto plazo. Cabe añadir que, fuera de Europa, la protección de los modelos de utilidad existe, por ejemplo, en Australia, donde se dispone de patentes de innovación (2001), Brasil (1996), la República Popular China (1984, 1992), Japón (1905, 1959, 1994), la República de Corea (1908, 1961, 1998) y México (1991).

Tras algunos trabajos preparatorios, en 1995, la Comisión Europea también hizo suya la causa de la protección de los modelos de utilidad. En el Libro Verde “La protección de los modelos de utilidad en el mercado interior” (COM(95) 370 final), que posteriormente sirvió de base para amplias consultas sobre la introducción de la protección de los modelos de utilidad a escala de la Unión, la Comisión esgrimió las siguientes razones a favor de esta forma de proteger las invenciones: registro rápido y sencillo; requisitos de protección menos estrictos que en el caso de las patentes; costes más bajos; y protección provisional disponible basada únicamente en la inscripción en el registro. Aunque observó que la protección disponible en los Estados miembros revelaba diferencias considerables, la Comisión también hizo hincapié en que esta forma de protección sólo no estaba disponible en Luxemburgo, Suecia y el Reino Unido. Además, la Comisión observó que todas las normativas nacionales ofrecían protección para las invenciones técnicas, estableciendo así que esta forma de protección cumplía la función de una “protección adicional para las invenciones técnicas”. Además, observaron que estaba disponible en todos los Estados miembros tras su registro (inscripción en el registro) sin examen previo del modelo de utilidad en cuanto a novedad y actividad inventiva. Así, la protección podía obtenerse de forma rápida y poco costosa. En cuanto a las diferencias existentes, la Comisión identificó tres grupos distintos: el primer grupo aplicaba los mismos criterios para la actividad inventiva y la novedad (absoluta) para la protección (complementaria a la protección por patente) del modelo de utilidad que para las patentes, pero no incluía la forma espacial como requisito de protección (Bélgica, Francia y Países Bajos); el segundo grupo aplicaba requisitos menos estrictos en cuanto a la actividad inventiva, pero exigía que la invención se realizara en forma espacial (Finlandia, Grecia, Italia, Portugal y España); el tercer grupo aplicaba requisitos menos estrictos para la actividad inventiva, pero no exigía en absoluto la forma espacial o le concedía sólo un nivel bajo de importancia (Austria, Dinamarca e Irlanda). Alemania se clasificó en el último grupo con la salvedad de que sólo se exigía una novedad relativa.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Según el Libro Verde, la protección de los modelos de utilidad revestía especial importancia para las empresas medianas y pequeñas. La Comisión también subrayó que a este respecto existían diferencias considerables entre las distintas ramas de la industria. Se identificaron los siguientes campos como los principales usuarios de la protección de los modelos de utilidad: ingeniería mecánica; industria eléctrica; fabricantes de instrumentos de precisión; óptica; industria del juguete; e industria del automóvil.

El Libro Verde concluía que era obligación de la Unión Europea tomar medidas destinadas a eliminar esta situación desventajosa para el mercado interior europeo y a mejorar su funcionamiento. El desarrollo de la actividad innovadora en la Unión Europea se caracterizaba por una tendencia hacia una menor (menor) actividad inventiva, una mayor sensibilidad por los costes, unos ciclos de producción y comercialización más cortos, así como una menor vida útil de las invenciones, todo lo cual se traducía en una mayor necesidad de una protección sencilla y poco costosa de las invenciones técnicas en el mercado común. Como posibles opciones para una iniciativa de la Unión, se consideraron, por un lado, una aproximación de los sistemas nacionales de protección y, por otro, el establecimiento de un Sistema de Modelos de Utilidad de la Unión.

El 12 de diciembre de 1997, la Comisión presentó una propuesta de “Directiva relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad” (COM(1997) 691). El Comité Económico y Social emitió su dictamen sobre esta propuesta el 27 de mayo de 1998. El Parlamento Europeo adoptó una resolución legislativa sobre la propuesta de directiva el 12 de marzo de 1999, y la Comisión presentó una propuesta modificada de directiva el 28 de junio de 1999 (COM(1999) 309 final). Los considerandos de esta propuesta destacan el papel estratégico que desempeñan las pequeñas y medianas empresas en relación con la innovación y su rápida respuesta a las exigencias del mercado. En particular, las pequeñas y medianas empresas y los investigadores necesitaban un instrumento barato, rápido y fácil de evaluar y aplicar. En función de estos criterios, la protección de los modelos de utilidad se consideró más adecuada que la de las patentes para las invenciones técnicas que implican un nivel específico de inventiva. En cuanto al objeto de la protección, la propuesta preveía la protección tanto de productos como de procedimientos, pero excluía de la protección las invenciones relativas a material biológico y, en general, las invenciones relativas a sustancias o procedimientos químicos o farmacéuticos y los programas informáticos (art. 4, letras b), c) y d)). A excepción de la actividad inventiva, todos los demás requisitos de protección eran los mismos que los exigidos para la protección mediante patente. Según el Art 6, “se considerará que una invención implica actividad inventiva si, en la solicitud de modelo de utilidad, el solicitante indica de manera clara y convincente que, en comparación con el estado de la técnica, presenta: a) una eficacia particular en términos, por ejemplo, de facilidad de aplicación o de utilización; o b) una ventaja práctica o industrial”. El registro del modelo de utilidad debía basarse únicamente en el examen de los requisitos formales, sin examinar los requisitos sustantivos de protección (art. 15). A petición y a costa del solicitante o de cualquier otra parte interesada, la autoridad competente debía elaborar un informe de búsqueda sobre el estado de la técnica pertinente. No obstante, se dejó a la discreción de los Estados miembros prever un informe de búsqueda obligatorio en caso de una acción por infracción (Art 16(1), (4)). El plazo máximo de protección se limitó a 10 años (art. 19), y se permitió la acumulación de protección mediante una patente y un modelo de utilidad para la misma invención (“doble protección”) (art. 22).

Como revela un documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado “Consultas sobre el impacto del modelo de utilidad comunitario para actualizar el Libro Verde sobre la protección de los modelos de utilidad en el mercado único” (COM(95) 370 final), que la Comisión de la UE publicó el 26 de julio de 2001 (SEC (2001) 1307), la Comisión suspendió los trabajos sobre la propuesta de directiva a partir de marzo de 2000 porque la mayoría de los Estados miembros consideraron que debía darse prioridad a los trabajos sobre la patente de la Unión. En el marco de las consultas que la Comisión de la UE inició tras la publicación de la propuesta, una gran mayoría de las partes interesadas que respondieron se opusieron a la introducción de un modelo de utilidad de la Unión basado en un reglamento e incitaron a la Comisión a renunciar a todas las iniciativas de protección del modelo de utilidad. Sólo algunas de las partes que respondieron se mostraron favorables a la reapertura de los trabajos sobre la directiva. Así pues, debe quedar claro que, en un futuro previsible, la Unión Europea no contará ni con una protección nacional armonizada de los modelos de utilidad ni con una protección de los modelos de utilidad de la Unión.

Revisor de hechos: Schummer

Características del Modelo de Utilidad

Por Países

Recursos

Véase También

• Diseño industrial
• Invenciones
• Protección penal de invenciones
• Protección penal de signos distintivos
• Creaciones industriales
• Protección penal
• Signos distintivos

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