El Acuerdo de Licencia

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Acuerdo de Licencia en Derecho Europeo

Se examinará la definición y características del acuerdo de licencia, las categorías de acuerdos de licencia,y el acuerdo de licencia en el derecho internacional y europeo.

1. Definición y características del acuerdo de licencia
El acuerdo de licencia (Lizenzvertrag, contrat de licence) permite al licenciatario utilizar un derecho de propiedad intelectual o un secreto comercial o empresarial. Los derechos y obligaciones recíprocos son determinados de forma privada y autónoma por las partes. No existe un catálogo de los rasgos que caracterizan a este contrato reconocido en toda Europa. Sin embargo, en una comparación de los sistemas jurídicos, los siguientes elementos pueden considerarse típicos:

• intervienen al menos dos partes, a saber, un licenciante y un licenciatario;
• el licenciante permite al licenciatario utilizar, con o sin restricciones, el objeto contractual al que el licenciante tiene derecho;
• la relación contractual se concluye, por regla general, por una duración determinada o indeterminada;
• por regla general, el licenciatario está obligado a entregar una contraprestación.

El objeto de un acuerdo de licencia puede ser, por un lado, bienes inmateriales sobre los que el licenciante tiene un derecho legal a impedir su uso (acuerdos de licencia auténticos), como los derechos de propiedad industrial, los derechos de autor o derechos afines (copyright), así como determinados derechos de la personalidad y del nombre (derecho de los nombres). Por otro lado, también es posible licenciar bienes exclusivos de facto, en particular secretos o conocimientos técnicos (acuerdos de licencia no genuinos).

El licenciante puede ser cualquier persona que posea un derecho exclusivo de iure o de facto, o incluso el propio licenciatario en una relación de sublicencia. También son posibles las licencias cruzadas, en las que las partes se conceden recíprocamente licencias y actúan alternativamente como licenciatario y licenciante; en las relaciones más complejas entre las partes, las materias objeto de la licencia suelen incluirse en un consorcio de licencias.

El licenciante suele estar obligado a proporcionar y mantener el disfrute del derecho; también puede existir una restricción sobre la concesión de licencias adicionales o sobre el propio uso del licenciante. También es posible acordar obligaciones para mejorar el objeto de la licencia, ofrecer compromisos de garantía, cláusulas de parte más favorecida o acuerdos de competencia; estos últimos pueden ser objeto de un examen en virtud de la legislación antimonopolio (propiedad intelectual y restricciones de la competencia).

La obligación habitual del licenciatario de proporcionar una contraprestación (salvo en el caso de una licencia gratuita) suele adoptar la forma de un pago monetario, combinado -a falta de un acuerdo a tanto alzado- con una obligación de rendir cuentas (por ejemplo, una tasa de licencia relacionada con el volumen de negocios o los beneficios o mixta). Además, también es posible acordar obligaciones de uso, de mejora del objeto de la licencia, de utilización de un etiquetado o publicidad específicos, así como cláusulas de no-confirmación.

El derecho contractual sustantivo aplicable es objeto de controversia y no se determina de manera uniforme en los distintos ordenamientos jurídicos. En Alemania, la mayoría de las sentencias parten de un contrato sui generis, pero en la práctica -junto a la aplicación del derecho contractual general- se recurre con frecuencia de forma menos sistemática a categorías contractuales especiales (en particular, el derecho de arrendamientos y el derecho de compraventa). En otros sistemas jurídicos, se da más importancia a la proximidad de los contratos de cesión de uso (por ejemplo, en Francia, el contrat de louage). En cualquier caso, el contrato de licencia se considera en la mayoría de los casos como una transacción de riesgo en la que ninguna de las partes puede predecir y garantizar el éxito comercial del acuerdo. Esto tiende a conducir a una reducción de la responsabilidad del licenciante a menos que asuma las garantías correspondientes o que se produzca un incumplimiento (por ejemplo, que la invención no funcione) que se considere previsible. En caso de nulidad a posteriori, se suele denegar la restitución de los derechos de licencia.

Las licencias pueden inscribirse en determinados registros de derechos de propiedad industrial, teniendo tales inscripciones efectos diferentes según el sistema jurídico. En la legislación alemana, el registro sólo tiene un efecto declarativo, y sólo es decisiva la situación jurídica de fondo. En otros sistemas jurídicos (como Francia, Italia, Suiza y Austria), la cesión de los derechos de propiedad intelectual, en forma de licencia, sólo tiene efectos frente a terceros (salvo en caso de mala fe) tras el registro. El derecho europeo muestra una clara tendencia hacia esta última solución, es decir, el registro en cuestión tiene el efecto de un anuncio público.

El acuerdo de licencia debe distinguirse ante todo de los acuerdos de cesión. La característica identificativa del acuerdo de licencia es que el licenciante conserva fundamentalmente el control sobre el objeto del acuerdo y que los deberes especificados tienen la naturaleza de una obligación (continua); finalizan ex nunc al expirar el plazo del contrato o mediante notificación de rescisión. Por el contrario, en una cesión se dispone del objeto del acuerdo de una forma que es, en última instancia, una relación de intercambio (por regla general, un contrato de compraventa). A la luz de la naturaleza del objeto intangible del acuerdo, el contrato de cesión puede, sin embargo, asumir diferentes formas que no siempre son tan fáciles de diferenciar del acuerdo de licencia, como en el caso de una cesión parcial o limitada.

El acuerdo de licencia también debe distinguirse de los acuerdos de servicios (contratos de servicios), en los que la atención no se centra en el uso de un bien inmaterial “terminado” sino, por ejemplo, en su producción. Los acuerdos de franquicia (franquicia), por ejemplo, constituyen una forma particular de acuerdo de licencia, en el que el franquiciado vende los productos o servicios del franquiciador sujeto a la obligación de cumplir los requisitos relativos a la presentación, los nombres, el etiquetado, etc. En el caso de los acuerdos de licencia de cuasisocio, las partes persiguen un objetivo común, lo que puede dar lugar a mayores deberes de lealtad.

2. Categorías de acuerdos de licencia
Hay muchas maneras de estructurar un acuerdo de licencia; en la práctica, esto ha llevado a la formación de ciertas categorías no exhaustivas. Un factor primordial es la distinción entre si las partes concluyen el acuerdo sobre una base consensual o si el permiso de uso bajo determinadas condiciones se basa en una regulación estatutaria de la legislación relativa a los derechos de propiedad intelectual (licencias condicionales, como la licencia obligatoria de conformidad con el Art 12 de la Directiva 98/44 sobre Biotecnología).

Las licencias condicionales son siempre de naturaleza negativa, es decir, sólo constituyen una renuncia (impuesta legalmente) a hacer valer el derecho sin más obligaciones por parte del licenciante. También las licencias consensuales pueden acordarse de forma puramente negativa; así, por ejemplo, se excluye toda responsabilidad del licenciante por incumplimiento en el objeto de la licencia. Por regla general, sin embargo, la absorción es que la concesión de una licencia es de naturaleza positiva, es decir, que el contenido del contrato constituye no sólo una renuncia sino también la obtención de un derecho positivo de uso con características específicas, combinado con la responsabilidad en caso de incumplimiento, por ejemplo, si existen derechos de terceros con respecto al objeto de la licencia.

Un factor central para la categorización de los acuerdos de licencia (consensuados) es la cuestión del alcance y la forma del permiso de uso desde diversos aspectos. En primer lugar, hay que distinguir entre licencias no exclusivas y exclusivas. La característica de las primeras es que el licenciante tiene derecho a conceder licencias adicionales sobre la materia objeto de la licencia. En el caso de una licencia exclusiva, por el contrario, se excluyen otras concesiones de licencia, aunque también se puede distinguir si el licenciatario se reserva el derecho de uso (licencia única). En la práctica, también es posible concebir formas mixtas en las que, por ejemplo, sólo puedan concederse determinadas licencias adicionales (licencias cualificadas).

La división en licencias exclusivas y no exclusivas ha dado lugar a un debate teórico sobre la naturaleza jurídica del acuerdo de licencia, que no se considera de manera uniforme en toda Europa. Mientras que la mayoría de los países consideran todas las formas del acuerdo de licencia como un negocio jurídico puramente contractual (acto jurídico), la doctrina predominante en Alemania y Austria sólo considera la licencia simple de este modo, mientras que la licencia exclusiva se considera cuasi in-rem (o más bien, erga omnes), es decir, con efectos frente a todo el mundo. El efecto práctico de esta diferencia es que el licenciatario (exclusivo), sin este enfoque, se ve -teóricamente- privado de un derecho propio a emprender acciones legales contra terceros (por ejemplo, en caso de infracción) y de protección sucesoria en caso de enajenación del objeto licenciado por parte del licenciante. Estos diferentes puntos de vista han impedido que hasta ahora se haya logrado una armonización a nivel europeo, por lo que los Estados miembros de la UE, de conformidad con el artículo 4, letra b), de la Directiva de Observancia 48/2004, pueden “en particular” conceder a los licenciatarios el derecho a interponer los recursos previstos en la Directiva en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual únicamente “en la medida en que lo permita la legislación aplicable y de conformidad con las disposiciones de la misma”. Desde un punto de vista práctico, las ventajas de la interpretación erga omnes de la licencia exclusiva son hoy dudosas; no corresponden necesariamente a las intenciones de las partes contratantes, ni la estricta división en dos partes refleja la realidad contractual. En su lugar, la protección deseada del licenciatario puede lograrse utilizando las disposiciones legales correspondientes, como está ocurriendo cada vez más tanto a nivel nacional (incluida Alemania) como europeo (véase también 3. más adelante). Además, las propias partes pueden lograr los efectos correspondientes mediante una cesión restringida; en última instancia, las diferencias se reducen así al nivel terminológico.

Desde el punto de vista de las partes, los límites del derecho del licenciatario tienen una importancia fundamental; estos límites pueden ser sustantivos (producción, comercialización, licencias de uso, etc.), geográficos (licencia territorial), cuantitativos (licencias de cuota) o temporales.

Los incumplimientos de las prestaciones se derivan específicamente del incumplimiento de dichos límites contractuales del derecho del licenciatario. No sólo pueden infringirse las obligaciones contractuales, sino también los derechos de propiedad intelectual implicados en la medida en que no se haya concedido un derecho de explotación. Ya antes de la celebración del contrato, los acuerdos de licencia se caracterizan por amplias obligaciones dirigidas al suministro de información y las correspondientes formas precontractuales de responsabilidad. Además, los problemas típicos incluyen, por un lado, dificultades con respecto al objeto de la licencia, que posteriormente -pero con efecto ex tunc- puede resultar ser jurídicamente inexistente (por ejemplo, una patente concedida para una progresión que ya forma parte del estado de la técnica) o que, en contra de lo que asegura el licenciante, nunca llega a producirse por no haber sido concedida. A menudo, estos defectos legales sólo se hacen evidentes años después de que se haya producido la explotación, lo que supone un desafío doctrinal de enormes proporciones para los sistemas jurídicos en los que tales constelaciones se califican como formas de imposibilidad ab initio, lo que conlleva la nulidad del contrato. Por otro lado, surgen problemas complejos cuando intervienen terceros, concretamente en aquellos casos en los que los derechos anteriores entran en conflicto con el objeto de la licencia o cuando el objeto de la licencia se transfiere sin la titularidad del derecho de propiedad intelectual. En la actualidad, y en particular en el Derecho de la Unión, este último problema se aborda a menudo recurriendo a funciones específicas de los registros implicados (véase también el punto 3. infra); sin embargo, en el caso de los derechos de autor esta solución no está disponible, ya que no existen los registros correspondientes.

3. El acuerdo de licencia en el derecho internacional y europeo
Como en la mayoría de los ordenamientos jurídicos nacionales, el acuerdo de licencia no ha sido objeto de una regulación detallada a nivel internacional o de la Unión. Su licitud, en cambio, se da por supuesta, como demuestran las disposiciones sectoriales tanto en la legislación sobre propiedad intelectual (donde a veces se distingue entre una cesión selectiva de los derechos y un permiso continuado de uso mediante licencia; véase también el apartado 4 del artículo 9 de la Directiva 2006/115 sobre derechos de alquiler y préstamo) como en la legislación sobre competencia.

En el ámbito de la legislación sobre propiedad intelectual, el término licencia se utiliza en varios textos legislativos de la Unión; sin embargo, no existen disposiciones relativas a los derechos y obligaciones mutuos de las partes, ya que la armonización sólo se extiende a los derechos de propiedad intelectual como tales -como “objetos de propiedad” (arts. 16-24 Reg 207/2009; arts. 27-34 Reg 6/2002; arts. 22-28 Reg 2100/94)- pero no a las cuestiones contractuales correspondientes. Para estas últimas, la legislación europea se remite por regla general a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y, a falta de una normativa específica en sentido contrario, los derechos comunitarios (marca comunitaria, dibujo o modelo comunitario, protección de las obtenciones vegetales) y el (paquete) de patentes (derecho de patentes, patente europea) que existen independientemente del Derecho de la Unión están sujetos a las disposiciones de los Estados miembros que se aplicarían a un derecho de propiedad nacional correspondiente (art. 16 Reg 207/2009; art. 27 Reg 6/2002; art. 22 Reg 2100/94; art. 74 CPE).

También hay una serie de indicaciones en la legislación de la Unión que dan ciertos contornos a la categoría del acuerdo de licencia. Por lo tanto, la legalidad de las licencias restringidas sustancial y geográficamente se deriva no sólo de la necesidad de revisar los acuerdos correspondientes con arreglo a la legislación antimonopolio; con respecto a los diversos derechos de propiedad intelectual en sí, se deja claro de diversas maneras que pueden ser objeto de licencias en su totalidad o en parte, de forma exclusiva o no exclusiva, para todo el territorio o sólo para una parte de la Comunidad (véase, por ejemplo, el art. 7 de la Directiva sobre marcas 2008/95; el art. 22(1) Reg 207/ 2009; el art. 32(1) Reg 6/2002; el art. 73 CPE; ligeramente diferente, el art. 27(1) Reg 2100/94). Del mismo modo, el Derecho de la Unión deja claro que la infracción de una restricción temporal, sustantiva o geográfica de la licencia por parte del licenciatario infringe no sólo los derechos contractuales, sino también el derecho de propiedad subyacente (Art 8 Directiva de Marcas 2008/ 95; Art 22(2) Reg 207/2009; Art 32(2) Reg 6/2002; Art 27(2) Reg 2100/94).

Las diferencias doctrinales relativas a la naturaleza jurídica de la licencia (exclusiva) (véase 2. más arriba) se recogen a continuación en varios puntos del Derecho de la Unión. En primer lugar, bajo ciertas condiciones, la ley consagra la condición de demandante del licenciatario en caso de que terceros infrinjan el derecho licenciado. Aunque por principio se requiera el consentimiento del titular del derecho, el licenciatario exclusivo puede actuar de forma autónoma si, previa demanda, el propio licenciante no interpone una acción por infracción en un plazo razonable. Además, cualquier licenciatario puede unirse a una acción por infracción interpuesta por el titular de los derechos para reclamar una compensación por sus propias pérdidas (Art 22(3-4) Reg 207/2009; Art 32(3-4) Reg 6/2002). En segundo lugar, el Derecho de la Unión establece el efecto constitutivo del registro de cesiones y licencias frente a terceros. Antes del registro, por tanto, es posible la adquisición de buena fe (adquisición de la propiedad a un no propietario) (Art 23 Reg 207/2009; Art 33 Reg 6/2002; en relación con la cesión, Art 23(4) Reg 2100/94).

Con respecto al derecho de la competencia (competencia), el acuerdo de licencia está sujeto a disposiciones legales selectivas en el marco de lo que se conoce como derecho de licencias antimonopolio, concretamente la cuestión de hasta qué punto las cláusulas contractuales constituyen acuerdos que suponen un obstáculo a la competencia en el sentido del Art 101 TFUE/81 CE. Este problema también se aborda a nivel del derecho internacional (Art 40 ADPIC), ya que las prácticas de licencia que restringen la competencia también tienen un efecto negativo sobre el comercio y restringen la transferencia y difusión de tecnología.

A nivel europeo, los requisitos pertinentes se concretan en los reglamentos de exención por categorías de conformidad con el Art 101(3) TFUE/81(3) CE; de relevancia inicial para el acuerdo de licencia es el Reglamento de Transferencia de Tecnología 772/2004. A diferencia de su reglamento predecesor, el 240/96, cuyo considerando 5 había establecido una definición del acuerdo de licencia, el Reg 772/ 2004 utiliza el término más amplio de acuerdo de transferencia de tecnología, que incluye los acuerdos de licencia de patentes, los acuerdos de licencia de know-how, los acuerdos de licencia de derechos de autor de software o los acuerdos mixtos de licencia de patente, know-how o derechos de autor de software, así como los acuerdos que se refieren a la venta o compra de productos o a la licencia o cesión de derechos de propiedad intelectual, siempre que dichas disposiciones no constituyan el objeto principal del acuerdo y estén directamente relacionadas con la producción de los productos contractuales. Los acuerdos de transferencia de tecnología también incluyen “cesiones de patentes, conocimientos técnicos, derechos de autor de programas informáticos o una combinación de los mismos cuando parte del riesgo asociado a la explotación de la tecnología siga correspondiendo al cedente, en particular cuando la suma pagadera como contrapartida de la cesión dependa del volumen de negocios obtenido por el cesionario con respecto a los productos fabricados con la tecnología cedida, de la cantidad de dichos productos fabricados o del número de operaciones realizadas empleando la tecnología” (Art 1(1)(b) del Reg 772/ 2004). El núcleo de la legislación europea se inspira en las Directrices Antimonopolio para la Concesión de Licencias de Propiedad Intelectual del Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. de 6 de abril de 1995; el criterio principal para la no aplicación de la legislación antimonopolio es el umbral de cuota de mercado (Art 3 del Reg 772/ 2004), definiéndose los acuerdos específicos como restricciones especialmente graves (Art 4).

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

4. El acuerdo de licencia en el derecho uniforme
El acuerdo de licencia como categoría contractual independiente aún no ha sido objeto de especial consideración en los borradores académicos para un derecho contractual europeo. Por consiguiente, en lo que respecta a las cuestiones relativas a los derechos y obligaciones recíprocos, los incumplimientos y similares, hay que recurrir a las disposiciones generales como los Principios del Derecho Europeo de los Contratos (PECL). El Libro IV sobre contratos específicos del Proyecto de Marco Común de Referencia (DCFR) tampoco contiene disposiciones relativas al derecho contractual de licencias. No obstante, este último texto para un Derecho contractual europeo uniforme contiene ciertas referencias a los contratos relativos a los derechos de propiedad intelectual. Indirectamente, varias de las características básicas del DCFR pueden así aplicarse también al contrato de licencia.

Según el Art IV.A.-1:101(2)(c) del DCFR, las disposiciones para la compra de objetos físicos muebles deben aplicarse, con las adaptaciones adecuadas, a la compra de bienes inmateriales como los conocimientos técnicos y los derechos de propiedad intelectual. Por el contrario, las disposiciones para el arrendamiento de bienes -como contrato que permite el uso de objetos materiales (Art IV.B.-1:101 y ss)- no se declaran aplicables mutatis mutandis a los contratos que permiten el uso de derechos de propiedad intelectual y know-how.

Varios aspectos del derecho de los contratos de licencia tienen un efecto indirecto en las disposiciones especiales relativas a las agencias comerciales, las franquicias y las distribuciones (ventas (formas de distribución). Que estas categorías de contratos deben distinguirse de nuevo del acuerdo de licencia se desprende en primer lugar del Art IV.E.-1:101 del DCFR, según el cual esta parte del DCFR cubre los contratos en los que una parte, el intermediario, atraído por el negocio, introduce de forma independiente los bienes y servicios de otra parte en el mercado. Por el contrario, el contrato de licencia (dejando a un lado las licencias de comercialización puras) suele tener por objeto permitir que el licenciatario fabrique o permita la fabricación de bienes o servicios por sí mismo, haciendo uso así de los derechos de propiedad intelectual o de los conocimientos técnicos del licenciante. No obstante, los aspectos relevantes para el acuerdo de licencia se encuentran en particular en la sección sobre franquicias relativa al derecho y simultáneamente a la obligación del franquiciado de utilizar los derechos de propiedad intelectual y los conocimientos técnicos (Art IV.E.-4:101 del DCFR). Al igual que el licenciante, el franquiciador también está obligado a procurar y mantener el uso sin perturbaciones de los derechos (Art IV.E.-4:201(1), (2), 4:202 del DCFR), mientras que la principal obligación del franquiciado y, por regla general, del licenciatario es pagar los cánones acordados.

A la luz de las disposiciones detalladas sobre las agencias comerciales, las franquicias y las distribuciones, surge naturalmente la pregunta de por qué no se ha tenido en cuenta explícitamente el acuerdo de licencia como categoría contractual a menudo subyacente y comercialmente muy relevante. El desarrollo de un enfoque común europeo se ve especialmente respaldado por la típica relevancia transfronteriza de este tipo de relaciones jurídicas. Sin embargo, la inseguridad jurídica que resulta del tratamiento negligente del acuerdo de licencia por parte de las legislaturas nacionales también exige una aclaración a nivel europeo en aras de una reducción de costes para los participantes en la economía.

Revisor de hechos: Schmidt

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Acuerdo de Licencia en el Entorno Empresarial Global

Acuerdo de licencia puede ser definido/a de la siguiente forma: Acuerdo de venta en el que una empresa nacional (el licenciante) permite a una empresa extranjera (el licenciatario) comercializar sus productos en un país extranjero a cambio de regalías, tasas u otras formas de compensación.

Revisor: Lawrence [rtbs name=”entorno-empresarial-global”]

Recursos

Véase También

• Estrategias de Internacionalización en la Plataforma
• Globalización Económica, Social y Política
• Acuerdo de Licencia
• Proceso de Internacionalización en la Plataforma

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