Contratos de Investigación

Este elemento es una profundización de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] Un contrato de investigación es aquel en el que un investigador busca obtener los derechos para utilizar algún conocimiento (ya sea patentado o protegido como secreto comercial) para avanzar en su proyecto de investigación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Es decir, los derechos obtenidos son un ingrediente importante en la realización de un proyecto de investigación, ya sea en una institución pública, sin fines de lucro o con fines de lucro. Sobre algunos tipos de Convenio de Colaboración en Investigación, véase aquí.

Un esquema básico de un contrato de investigación incluiría lo siguiente:

• Artículo 1: la licencia.
• Artículo 2: condiciones de pago y proceso.
• Artículo 3: la escalada de problemas y la resolución de conflictos.
• Artículo 4: propiedad intelectual surgida de la investigación (cuando corresponda).
• Artículo 5: confidencialidad y derechos de publicación.
• Artículo 6: términos legales, como qué hacer en caso de un “acto de Dios” u otra intervención, problemas de tiempo y procedimientos de notificación.
• Artículo 7: definiciones.

La forma más simple de contrato de investigación comenzaría, en el Artículo 1, con un titular de propiedad intelectual que otorgue una licencia (es decir, prometiendo no demandar por infracción) a un investigador para permitirle a este último hacer uso de cierta tecnología para Un uso de investigación definido.Entre las Líneas En general, sin embargo, los contratos de investigación son más complejos, y la licencia forma solo una parte del contrato de investigación más amplio. El contrato puede incluir una promesa de proporcionar una muestra del material.

Los acuerdos de transferencia de material se discuten más detalladamente en otra parte,3, pero vale la pena señalar que estos acuerdos no solo son particularmente importantes para la investigación, sino que también son a menudo los contratos más difíciles de negociar. Hay preocupaciones reales sobre el intercambio de materiales de investigación y los resultados en un entorno de investigación cada vez más financiado por la industria, competitivo y centrado en la comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) de los resultados de la investigación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Estos acuerdos también generan importantes dificultades prácticas, como el tiempo y la mano de obra necesarios para preparar y transferir materiales de investigación y la necesidad de enviar internacionalmente material biológico.

El contrato de investigación puede requerir un pago (a menudo nominal, para cubrir los gastos) tanto en efectivo como en especie (por ejemplo, una promesa de no hacer o revelar ciertas cosas). El contrato también puede discutir cómo resolver disputas sobre qué fue exactamente la licencia (por ejemplo, pequeñas variaciones en la tecnología inicial), los montos de pago (cómo manejar (gestionar) la producción de material que nunca se usó), etc.

Esa es la ganga básica. Con un contrato claramente escrito, uno ya ha evitado la mayoría de los conflictos posibles. Quedan, sin embargo, algunos problemas polémicos que cubrimos aquí con más detalle. Estos incluyen derechos de publicación, información confidencial, problemas de licencias difíciles, pagos y derechos sobre los resultados de la investigación realizada.

Derechos de publicación

En raras ocasiones, una tecnología está protegida únicamente por patentes que están disponibles para que el público las revise, y es una mala práctica comercial utilizar solo patentes si existen otras formas de protección comercial.

Una Conclusión

Por lo tanto, cuando una parte autoriza el uso de cierta tecnología, esa parte a menudo debe proporcionar información confidencial asociada. Para proteger a la parte contra la divulgación de esta información, él o ella a menudo solicita un derecho a aprobar cualquier publicación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto).

Otros Elementos

Además, si la investigación puede generar nueva información que pueda afectar los intereses del propietario de la tecnología (la investigación muestra que la tecnología no funciona o funciona mejor de lo esperado), el propietario de la tecnología puede desear tener tiempo para prepararse para esta eventualidad antes de Cualquier divulgación pública. Esto también llevaría al propietario a buscar el derecho de aprobar publicaciones.

Dados los intereses de los propietarios de tecnología para protegerse contra las divulgaciones no controladas, estos propietarios pueden insistir en que se agregue una cláusula al contrato de investigación, siempre que el investigador solo pueda publicar artículos después de obtener el permiso del propietario de la tecnología o después de haberle dado el tiempo suficiente. Prepararse para la publicación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Los retrasos de tres a seis meses para que el propietario de la tecnología revise las publicaciones para garantizar que no se divulgue información confidencial son razonables, siempre que el autor del artículo tenga permitido enviar el artículo a la revista para una revisión confidencial durante este tiempo. Como los procesos normales de revisión por pares suelen tardar al menos tanto tiempo, esto proporciona pocos inconvenientes al autor.

Si el propietario de la tecnología también tiene derecho a nuevos inventos que surjan de la investigación (por lo general, esto solo ocurre en un entorno de investigación patrocinada, que se analizará más adelante), entonces el propietario también puede solicitar razonablemente un retraso de publicación para evaluar el publicación para cualquier divulgación que pueda amenazar la patentabilidad de la nueva invención.

Información confidencial

Las patentes a menudo representan solo una parte de una tecnología, por ejemplo, una realización prototípica temprana de una invención. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). El resto, como los secretos y los conocimientos técnicos, están protegidos por la mayoría de los regímenes legales como secretos comerciales o como información confidencial.

Otros Elementos

Además, la investigación realizada en virtud de un contrato puede dar lugar a la creación de nueva información confidencial. La persona que posee información confidencial solo puede evitar que otras personas la divulguen, por ejemplo, a un competidor, si existe una relación confidencial entre la persona y la parte a la que la información fue revelada inicialmente. Una de las mejores maneras de garantizar esta protección contra la divulgación es a través de un contrato.

La obligación de mantener la confidencialidad a menudo será recíproca. El propietario de la tecnología puede intentar incluir una cláusula de información confidencial en el contrato de investigación para evitar que el investigador divulgue información confidencial revelada inicialmente por el propietario. El investigador puede desear insertar este tipo de cláusula en el contrato para proteger los resultados de su esfuerzo de investigación.

Es importante prestar atención a qué tan ampliamente se define el término información confidencial. Una definición estrecha puede ser clara, pero puede omitir información importante. Una definición amplia puede, por otro lado, evitar que las partes sigan adelante con su trabajo.

Una Conclusión

Por lo tanto, ambas partes del contrato de investigación deben revisar la definición con cuidado y asegurarse de que sea clara para ellos.

Pormenores

Hay varios mecanismos que pueden aumentar la claridad. Primero, uno puede limitar la información confidencial al material que está claramente identificado (porque está marcado como confidencial) o limite la información confidencial a categorías de información claras y discretas (por ejemplo, planes de negocios o listas de clientes). Se debe tener precaución al aceptar una definición abierta (por ejemplo, “La información confidencial incluye pero no se limita a…”), especialmente cuando no se requiere que la información confidencial se marque específicamente como tal.

Otros Elementos

Además, algunos tribunales pueden anular una disposición de confidencialidad demasiado amplia. Esto se debe a que a veces ven estas disposiciones como contrarias a la política pública, ya que limitan la competencia.

En general, el alcance de lo que se considera confidencial no debe ser tan amplio como para evitar la publicación de los resultados de la investigación y el uso de la investigación por parte de otros.

Otros Elementos

Además, dado que lo que debe mantenerse confidencial dependerá de cómo se utilizará la información, no se aplicará una definición única en todos los casos.

Las disposiciones contractuales que tratan con la información confidencial deben aclarar a quién se puede divulgar la información (por ejemplo, otros investigadores, incluidos los estudiantes graduados en la misma institución y otras instituciones, etc.). Se debe tener cuidado para garantizar que las obligaciones no impidan que los estudiantes de doctorado o postdoctorales publiquen tesis y hagan presentaciones.

Las disposiciones de confidencialidad también deben incluir una cláusula de extinción que pondría fin a la obligación de confidencialidad en diversas circunstancias, incluidas las situaciones en que la información se pone a disposición del público sin culpa de la parte receptora y los casos en que un tribunal exija que la información esté disponible. divulgado

Finalmente, el contrato debe establecer cuánto cuidado debe tener la persona que recibe la información para mantenerla confidencial. Por ejemplo, ¿debe la parte receptora guardar la información en una caja fuerte, o puede dejarla archivada en los archivadores de la oficina? Esto es importante, ya que establece el nivel de precaución que la parte receptora debe tomar para proteger la información, y cómo la parte debe abordar las revelaciones involuntarias. El acuerdo también debe especificar qué información el destinatario de la información tiene derecho a conservar después de la expiración del contrato y qué debe devolverse o destruirse.

La licencia

La libertad del investigador para realizar investigaciones utilizando una invención patentada o protegida de otro modo está determinada por el alcance de la licencia. Una licencia puede ser limitada y proporcionar solo un campo de uso definido, como el uso junto con ciertos vectores, o la licencia puede ser amplia y abarcar todas las investigaciones. Cuanto más amplio sea el alcance, más libertad tendrá el investigador para realizar investigaciones.

El investigador debe reconocer el hecho contrario a la intuición de que recibir una licencia para un invento no garantiza que él o ella tenga derecho a usar el invento. El investigador puede necesitar, por ejemplo, aprobación regulatoria, o puede necesitar licenciar otros inventos de los mismos o diferentes proveedores.

Una Conclusión

Por lo tanto, es de vital importancia para el investigador determinar, normalmente con la ayuda del licenciante, cómo podrá utilizar legalmente el invento.

Una licencia puede ser una licencia no exclusiva, una licencia única o una licencia exclusiva. Un propietario de tecnología que otorga una licencia no exclusiva puede otorgar la misma licencia o una similar a otra persona (sin embargo, el propietario no puede otorgar una licencia única o exclusiva a otra persona). A diferencia de una licencia no exclusiva, una licencia exclusiva incorpora dos promesas. La primera es la licencia en sí misma, es decir, una promesa de no demandar al investigador por infracción de patente. El segundo es una promesa del propietario de la tecnología de no usar la invención por sí misma ni otorgar una licencia a nadie más. Las licencias exclusivas impiden que el propietario otorgue una licencia fuera de un grupo identificado. Una licencia exclusiva es similar a una licencia exclusiva, excepto que el propietario de la tecnología se reserva el derecho de usar la invención por sí mismo. Normalmente, cuanto mayor es el grado de exclusividad solicitado, mayor es la regalía que paga el investigador, ya que el propietario de la tecnología dispone de menos fuentes de ingresos.Entre las Líneas En un entorno académico, los investigadores generalmente requieren solo licencias no exclusivas.Entre las Líneas En el sector privado, especialmente cuando una tecnología es clave para desarrollar una aplicación particular, una organización de investigación puede necesitar una licencia exclusiva o co-exclusiva que justifique las inversiones necesarias para llevar la tecnología al mercado. Este es a menudo el caso si la organización de investigación enfrenta un riesgo significativo o si se espera que el mercado para la tecnología sea pequeño.

Algunas invenciones en el campo de la biotecnología, como las invenciones genéticas y la tecnología de plataforma, tienden a representar invenciones anteriores: son invenciones que se necesitan en una gran variedad de entornos y aplicaciones. No se recomienda otorgar licencias exclusivas o exclusivas sobre todas las aplicaciones (generalmente denominadas campos de uso, acuerdos de licencia) para este tipo de invenciones. De hecho, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha publicado recientemente guías de mejores prácticas para otorgar licencias a invenciones genéticas que enfatizan la preferencia general por la concesión de licencias no exclusivas para tecnologías genéticas. Para abordar estas inquietudes, los países miembros de la OCDE acordaron las Pautas para la concesión de licencias de invenciones genéticas utilizadas en la atención de la salud. [rtbs name=”derecho-a-la-salud”] Los lineamientos establecen principios y mejores prácticas para aquellos en los sistemas de negocios, investigación y salud que celebran acuerdos de licencia para invenciones genéticas utilizadas para el cuidado de la salud humana. Los lineamientos están dirigidos a aquellos involucrados en la innovación y la provisión de servicios de salud, particularmente aquellos involucrados en la concesión de licencias de los inventos.Entre las Líneas En general, las directrices buscan fomentar los objetivos de estimular la investigación genética y la innovación, manteniendo un acceso adecuado a los productos y servicios de salud.

Sin embargo, podemos inferir que las licencias no exclusivas son las más ampliamente preferidas, especialmente para las tecnologías de plataforma. Un estudio indicó que los licenciatarios exclusivos a menudo no invierten los fondos necesarios para hacer avanzar una tecnología.6 Esto puede suceder si el titular de la licencia carece de fondos o pierde interés en desarrollar la tecnología.

Una Conclusión

Por lo tanto, las relaciones exclusivas sólidas generalmente no son la mejor manera de avanzar en la investigación o la comercialización.

Si se necesita una licencia exclusiva, particularmente con respecto a la investigación en etapas muy tempranas, es mejor definir los campos de uso exclusivo de la invención para que el propietario de la tecnología tenga la flexibilidad de permitir a los investigadores en otros campos con diferentes aplicaciones la libertad de investigacion de conducta. Cuando se requiere una licencia exclusiva, las partes deben redactar la licencia para incluir disposiciones que permitan al propietario de la tecnología recuperar los derechos otorgados en determinadas circunstancias. Estas circunstancias pueden incluir el hecho de que la organización de investigación no haya desarrollado la invención de la manera descrita en el acuerdo de licencia, no haya explotado por completo todos los aspectos del desarrollo de la invención o no haya otorgado la licencia como corresponda. Estas disposiciones de devolución deben abordar, por ejemplo, la pérdida de la licencia,

Para preservar la libertad de los investigadores, en general, de participar en investigaciones con fines humanitarios, las licencias deben, siempre que sea posible, reconocer explícitamente los derechos de terceros para realizar investigaciones humanitarias. Esto se puede lograr haciendo que una de las partes retenga el derecho de proporcionar licencias a otras personas que planean llevar a cabo ese trabajo. Las partes pueden incluso ir tan lejos como para imponer la obligación de hacerlo en circunstancias específicamente definidas. Al tratar de incluir este tipo de disposición, se debe consultar a un abogado en el país correspondiente para asegurarse de que la obligación sea ejecutable, especialmente en caso de quiebra.

Un elemento importante, pero ocasionalmente pasado por alto, de una licencia es una descripción de las organizaciones y las personas que tienen derecho a beneficiarse de la licencia. Sin dicha lista, el valor predeterminado es que la licencia se aplicará solo al licenciatario. Cuando la investigación sea utilizada por investigadores en varias instituciones, o en varias ubicaciones, o por equipos de investigación de múltiples entidades corporativas dentro de la misma familia de compañías, la licencia debe redactarse para permitir que todos los investigadores utilicen la tecnología. Para lograr esto, la licencia debe permitir específicamente a la organización de investigación que firma la licencia con el derecho de permitir que otros utilicen la invención a través de una sublicencia.

Otros Elementos

Por otro lado, el propietario de la tecnología a menudo querrá asegurarse de que este grupo no sea demasiado grande. Así, Es del interés de ambas partes definir específicamente el grupo al que se proporcionará acceso a los inventos.

Otros Elementos

Además, la licencia debe identificar todos los países donde el investigador requiere acceso a la invención.

Pago

En general, aquellos que reciben una licencia para un invento pagan una combinación de tarifas iniciales y regalías en curso por el derecho a usar el invento. Cuando la tecnología es una herramienta de investigación y el mercado para la tecnología consiste principalmente en aquellos que realizan investigaciones, se cobrará un precio de mercado.

Puntualización

Sin embargo, en el caso de los acuerdos de investigación, es una práctica estándar no exigir estos aranceles o establecerlos a una tasa que compense al proveedor de tecnología por los gastos de bolsillo. Existen otros casos en los que normalmente no se solicitará una tarifa, como cuando la licencia se proporciona como parte de un acuerdo de licencia cruzada o cuando las partes desean contratar la provisión de conocimientos técnicos relacionados con la investigación que corresponde a la investigación existente. exenciones Cuando se requiere el pago, el monto de las tarifas depende de muchos factores, incluyendo el alcance y la naturaleza de la licencia, el tipo de invención y si el investigador está patrocinado por el sector privado o público.Entre las Líneas En general, se debe tener cuidado al establecer tarifas iniciales, especialmente cuando estas tarifas pueden presentar una barrera de acceso.

Derechos de propiedad intelectual creados a través de la investigación

La investigación llevada a cabo utilizando la innovación con licencia puede resultar en invenciones patentables. Algunos de estos inventos pueden estar relacionados con la tecnología con licencia. Por ejemplo, pueden constituir una forma modificada o mejorada de la tecnología original, o pueden ser sustancialmente diferentes. Si el acuerdo de investigación no dice nada sobre la propiedad de estos nuevos inventos, entonces el investigador o el empleador del investigador, o una combinación de los dos, tendrían derecho a poseer una patente sobre él, dependiendo de la política de propiedad intelectual de la institución de investigación en particular. Esto significa que el propietario de la tecnología original, en ausencia de un acuerdo en contrario, normalmente no tendrá ningún derecho de propiedad intelectual sobre esta nueva invención y, por lo tanto, no tendrá derecho a utilizar la nueva invención, y mucho menos controlar el acceso a ella. Esta situación se puede cambiar a través de una asignación apropiada,

Propiedad

En el ámbito de la investigación, la propiedad de la propiedad intelectual desarrollada utilizando tecnología con licencia en general debe permanecer con el investigador o el empleador del investigador. Esto es especialmente cierto cuando la investigación se lleva a cabo en una universidad o centro de investigación público y donde los fondos públicos se utilizan para llevar a cabo la investigación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto).

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Una Conclusión

Por lo tanto, los acuerdos de licencia de alcance, en los que el propietario de la tecnología original reclama los derechos de investigación resultantes del uso de invenciones con licencia, generalmente deben evitarse.

La situación es diferente para la investigación patrocinada donde el investigador es esencialmente contratado para realizar una investigación para el propietario de la tecnología original.Entre las Líneas En este caso, es apropiado que el investigador asigne derechos de propiedad intelectual al propietario de la tecnología, ya que la regla predeterminada dejaría la propiedad intelectual en manos del investigador. Donde exista una tarea, el investigador debe asegurarse de que otros investigadores, estudiantes graduados y becarios postdoctorales que trabajan en el proyecto entiendan esto y acepten transferir la propiedad intelectual al propietario de la tecnología original.

El contrato también debe establecer si el investigador o el propietario de la tecnología original tiene la responsabilidad de presentar y mantener patentes para los nuevos inventos. Normalmente, esto recae en la parte que termina con la patente o que tiene una licencia exclusiva para la invención.

Licencia de vuelta

El contrato de investigación normalmente no incluiría una licencia del investigador al propietario de la tecnología original para las invenciones realizadas durante el curso de la investigación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Esto se debe a que el riesgo y la responsabilidad de los nuevos inventos recae en el investigador, no en el propietario original. La situación es ligeramente diferente con respecto a las mejoras a las invenciones con licencia.Entre las Líneas En esta situación, el propietario de la tecnología original puede desear tener acceso a esas mejoras tanto por su propio bien como por el de sus otros licenciatarios. Puede ser apropiado para el investigador otorgar licencias de mejoras no exclusivas al propietario de la tecnología original, en la medida en que esto sea necesario para que el propietario y sus otros licenciatarios sigan utilizando la invención (mejorada). Puede requerirse una regalía razonable.

Estructuras alternativas para relaciones de investigación

Los investigadores a menudo requerirán acceso a muchos inventos para realizar su trabajo. De hecho, a un investigador se le puede pedir que compre muchas licencias para llevar a cabo un proyecto de investigación en particular. La necesidad de múltiples licencias, conocida como apilamiento de patentes, puede llevar a problemas, porque los costos, en términos de tiempo y dinero, asociados con la obtención de esas licencias para una gran cantidad de patentes, simplemente son prohibitivos. Para evitar problemas potenciales, los acuerdos de licencia deben garantizar que la carga total de regalías que enfrenta el investigador sea razonable. Esto se puede lograr estableciendo una carga máxima de regalías que el investigador debe pagar a todos los otorgantes de licencias.Entre las Líneas En la medida en que la carga total de regalías supere esa cantidad, el investigador pagará al propietario de la tecnología a prorrataimporte de la carga total de regalías. El propietario puede desear, sin embargo, establecer tasas mínimas de regalías.

Alternativamente, los otorgantes de licencias y los licenciatarios pueden desear contemplar la creación de grupos de patentes, cámaras de compensación de patentes u otros medios de fuente abierta para garantizar que los investigadores de instituciones tanto públicas como privadas tengan acceso a tecnología básica.

Detalles

Los acuerdos de licencia se estandarizarían y garantizarían el acceso a una variedad de invenciones a un costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) razonable.

Un grupo de patentes es un acuerdo en el que ” dos o más propietarios de patentes aceptan la licencia de algunas de sus patentes entre sí y / o terceros “.7 Los grupos de patentes reúnen a los titulares de patentes en un área específica de innovación, como un genoma viral, para facilitar el uso eficiente y el desarrollo de una tecnología. Las patentes se agrupan porque el acuerdo permite a los inventores del grupo utilizar todas sus invenciones patentadas en condiciones de licencia favorables. El grupo luego comparte cualquier beneficio que pueda materializarse de este acuerdo. La industria del cine, las empresas aeronáuticas y las que desarrollan nueva tecnología de DVD han utilizado con éxito los fondos de patentes para avanzar en sus respectivas tecnologías.

Hay muchos desafíos para establecer un conjunto de patentes. Por ejemplo, los grupos de patentes pueden desencadenar leyes contra la competencia.En segundo lugar, los investigadores pueden optar por no unirse al grupo de patentes porque, aunque estos grupos reducen los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de transacción de investigación y distribuyen el riesgo, también disminuyen el potencial de grandes ganancias.

Una Conclusión

Por lo tanto, las partes deben lograr el equilibrio correcto entre los objetivos de investigación y los motivos de lucro.

Los sistemas de patentes de código abierto comparten el objetivo de promover la libre difusión de la investigación entre los inventores y el público, en contraste con la creación de monopolios en el mercado. Los sistemas de código abierto se pueden dirigir a productos finales o herramientas de investigación utilizadas para desarrollar productos.

Pormenores

Hay varios ejemplos funcionales de sistemas de patentes de código abierto. Una de esas iniciativas es la Public Patent Foundation (PPF). Facilita la creación de zonas francas en las que las patentes se combinan y se ponen a disposición de otros participantes.

El PPF logra esto otorgando licencias no exclusivas y sin royalties a los participantes. Otro ejemplo es la Innovación Biológica de Open Society (BIOS). Se trata de tecnologías a las que ya se han otorgado derechos de patente. Centrándose en herramientas de investigación en lugar de en productos finales, BIOS (como PPF) ha establecido términos de licencia para lograr sus objetivos específicos.12 Un último ejemplo de un sistema de patentes de código abierto es la Iniciativa de Enfermedades Tropicales (TDI). Con este sistema, las invenciones no están necesariamente sujetas a derechos de patente. El objetivo de TDI es mantener una base de datos web accesible para facilitar la investigación y el desarrollo y hacer que la información de la investigación sea fácilmente accesible para los investigadores.

Autor: Williams, 2007

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