Publicación Defensiva de Patentes
Este elemento es una profundización de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs]
Contexto General
Un sistema de innovación que funcione bien logra un equilibrio entre proteger las tecnologías y preservar el acceso a ellas.
Informaciones
Los derechos de propiedad industrial (considerada propiedad intelectual en varios países anglosajones) pueden proporcionar incentivos que recompensan a los innovadores y fomentan la inversión en el desarrollo de nuevos productos y servicios.
Puntualización
Sin embargo, el poder de exclusión de los derechos de propiedad intelectual también puede tener efectos negativos. Por ejemplo, cuando las herramientas de investigación o las tecnologías habilitantes están patentadas y no están disponibles para la concesión de licencias, el proceso creativo y colaborativo de innovación puede potencialmente impedirse. Para garantizar el equilibrio entre el acceso y la protección, es necesario comprender tanto el sistema tradicional de derechos de propiedad intelectual (patentes, derechos de autor, marcas registradas y secretos comerciales) como conceptos alternativos, como la publicación defensiva, el dominio público y el código abierto.
Los debates sobre la política de propiedad intelectual y la necesidad de buscar un equilibrio social óptimo entre los derechos de propiedad intelectual y el dominio público son importantes para la búsqueda de sistemas de innovación nacionales e internacionales vibrantes. El enfoque de esta entrada, sin embargo, es más estrecho.Entre las Líneas En lugar de examinar cómo las políticas con respecto al dominio público podrían apoyar la innovación, en lugar de eso, nos fijamos en cómo, dadas las leyes de propiedad intelectual actuales, los profesionales de la gestión de la propiedad intelectual pueden utilizar mejor el dominio público para apoyar objetivos particulares.
Sin embargo, este capítulo no considera el dominio público simplemente como un valor predeterminado para tecnologías que no se reclaman a través de derechos de propiedad intelectual.
Indicaciones
En cambio, el capítulo apunta a promover una apreciación más amplia del dominio público como un recurso valioso.
Detalles
Los autores buscan facilitar el uso exigente del dominio público como una herramienta (entre un conjunto de herramientas que incluye los derechos de propiedad intelectual tradicionales y los mecanismos de licencia relacionados) de la administración prudente de la propiedad intelectual.
En esta entrada, una sección usa una definición más restringida y legalista del dominio público para discutir las implicaciones prácticas que rodean las tecnologías de dominio público. Esa sección revisa los conceptos de la ley de patentes necesarios para comprender tanto la construcción de una publicación defensiva exitosa, como determinar si una tecnología es, en un sentido legal, parte del dominio público. Otra sección 5 introduce la práctica de la publicación defensiva, examinando la mejor manera de colocar las innovaciones en el dominio público. La Sección 6 considera las estrategias potenciales para que el administrador de IP elija entre patentes y publicaciones defensivas.
Autor: Williams, 7
Revisión de conceptos legales relacionados
Esta sección revisa brevemente las secciones relevantes del derecho de patentes. El contexto legal que se presenta aquí es importante para la publicación defensiva, es decir, colocar intencionalmente una tecnología en el dominio público a través de la publicación y, por lo tanto, evitar futuras patentes.
Otros Elementos
Además, la comprensión de estos conceptos legales aclarará la discusión en la Sección sobre cómo determinar si las tecnologías son realmente de dominio público.
Requisitos de patentabilidad y su importancia en la publicación defensiva
La publicación defensiva busca impedir futuras patentes en un área de tecnología haciendo que sea imposible para un titular de una patente potencial satisfacer uno o más de los requisitos legales de patentabilidad.10 Una comprensión sólida de los requisitos de patentabilidad permite un mayor éxito en la publicación defensiva.Entre las Líneas En particular, los conceptos de ley de patentes de novedad, no evidencia y habilitación son claves.
El estado de la técnica y el proceso de solicitud de patente
Para cumplir con los estándares de patentabilidad, la invención reivindicada debe cumplir con los requisitos legales de utilidad [35 USC § 101], novedad [35 USC § 101], y la no obviedad [35 USC § 101], los dos últimos de los cuales implican una evaluación del estado de la técnica.
Otros Elementos
Además, la patente debe estar suficientemente descrita y habilitada en la solicitud de patente [35 USC § 101]. Si el examinador de patentes evalúa la técnica anterior y considera que la invención reivindicada no es nueva o es obvia, la patente puede ser denegada o las reivindicaciones deben ser estrechadas para dar cuenta de la técnica anterior documentada. Cabe señalar que el término técnica anterior abarca tanto la técnica anterior no patentada como la patentada. (Esta sección no considera lo último.)
El solicitante o el examinador pueden agregar citas de la técnica anterior [Un miembro del público también puede agregar citas]. La ley de patentes de EE. UU. no exige que el solicitante de la patente busque el estado de la técnica (ese deber corresponde al examinador de patentes).
Puntualización
Sin embargo, si el solicitante o el inventor conoce el estado de la técnica, debe incluirse. El deber de divulgar existe bajo el requisito de que los solicitantes actúen con “franqueza y buena fe” al tratar con la Oficina de Marcas y Patentes de los EE. UU. durante el proceso de enjuiciamiento de la patente. El incumplimiento de este deber puede considerarse una conducta injusta y puede hacer que la patente sea inaplicable, pero no hay nada que evite la ignorancia intencional del estado de la técnica en nombre del solicitante. De hecho, desde 2001, cuando el PTO comenzó a registrar las citas que agregó el examinador, el 40% de las patentes de los EE. UU. se debió a solicitudes en las que el solicitante no ha incluido ningún tipo de estado de la técnica.dieciséis
No está claro cómo los examinadores buscan exhaustivamente el estado de la técnica. Las patentes, tanto nacionales como internacionales, son un tipo de técnica anterior que permite una búsqueda relativamente fácil y rápida. La publicación defensiva, sin embargo, depende de la capacidad de los examinadores de patentes para encontrar publicaciones en búsquedas del estado de la técnica que no sean patentes. Sampa discute las dificultades a las que se enfrentan los examinadores de patentes en la búsqueda del estado de la técnica sin patentes y señala la creciente preocupación de que estas diversas restricciones en la búsqueda efectiva de la técnica anterior son cada vez más vinculantes, y que el PTO está emitiendo más y más patentes de “baja calidad”, [es decir, ] patentes que no se hubieran otorgado si el examinador hubiera considerado el universo completo de la técnica anterior relevante.
Entonces, para aquellos que buscan practicar la publicación defensiva, las habilidades para elaborar una buena publicación defensiva deben combinarse con la atención a su prominencia en los motores de búsqueda que es más probable que usen los examinadores de patentes. Quizás lo más importante es que también se debe prestar atención diligente a las solicitudes de patentes recientemente publicadas en el campo de interés. A medida que se emiten estas solicitudes, la evidencia sugiere que el autor de una publicación defensiva puede necesitar que el examinador de patentes conozca la publicación para que se considere como estado de la técnica y, por lo tanto, limite las reclamaciones de la patente propuesta. Si las publicaciones defensivas salen a la luz después deEn cuestiones de patentes, es posible recurrir a través de la invalidación de patentes, pero puede ser prohibitivamente costoso. Hay disposiciones dentro de la ley de patentes de EE. UU. Para la presentación del estado de la técnica durante el proceso de solicitud de una patente, y esta ventana de oportunidad debe utilizarse estratégicamente. [35 USC §301. Citación del estado de la técnica: “Cualquier persona en cualquier momento puede citar a la Oficina por escrito el estado de la técnica que consiste en patentes o publicaciones impresas que la persona cree que tienen relación con la patentabilidad de cualquier reclamación de una patente en particular. Si la persona explica por escrito la pertinencia y la forma de aplicar dicho estado de la técnica a al menos una reclamación de la patente, la cita de dicho estado de la técnica y la explicación de la misma formarán parte del archivo oficial de la patente. A petición escrita de la persona que cita el estado de la técnica, su identidad será excluida del archivo de patente y se mantendrá confidencial”].
Novedad
Una invención no es elegible para la protección de patentes si no es nueva u obvia a la luz de la técnica anterior existente. Los requisitos de novedad y no evidencia para la patentabilidad definen los parámetros dentro de los cuales se puede implementar la publicación defensiva. Los parámetros definen cómo las invenciones divulgadas públicamente, como técnica anterior, pueden usarse para apoyar futuros rechazos de patentabilidad.
La divulgación de una invención, y la barra de acompañamiento de la patentabilidad futura debido a la falta de novedad, no se limita a las publicaciones en forma impresa. Una invención puede volverse inelegible para patentar a través de cualquier conocimiento público de la invención, o si se usa u ofrece para la venta.
Puntualización
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la ley de los Estados Unidos limita el uso de pruebas no impresas en apoyo de la falta de un rechazo de la novedad a lo que se origina dentro de los Estados Unidos. Si la intención es usar evidencia de otros países para apoyar un rechazo por falta de fundamentos novedosos, la evidencia debe ser una patente o una publicación impresa. [§102 (g) permite la prueba de invención previa en cualquier país que sea miembro de la OMC, pero esto se limita a los casos en los que la inventora se disputa en un procedimiento formal de interferencia. Fuera del alcance de un procedimiento de interferencia, la prueba de la falta de novedad se limita a documentos impresos y patentes].
La sección de la ley de patentes de EE. UU. relacionada con la novedad y la publicación defensiva dice que una solicitud de patente puede ser rechazada por falta de novedad si “la invención fue… patentada o descrita en una publicación impresa en este o en un país extranjero, antes del invención por parte del solicitante de la patente, o… más de un año antes de la fecha de la solicitud de patente en los Estados Unidos”. El período de un año se basa en la prioridad.Fecha, que suele ser la fecha en que se presenta la solicitud de patente.
Puntualización
Sin embargo, es posible que una patente tenga una fecha de prioridad anterior a la fecha en que se presentó.
Pormenores
Las aplicaciones de continuación y división, por ejemplo, pueden conservar la fecha de prioridad de la aplicación “principal” de la que se derivan (en estos casos, incluso es posible que una patente tenga más de una fecha de prioridad, ya que el contenido de las reivindicaciones puede ser diferente). han entrado en el proceso de solicitud de patente en diferentes momentos).
Otros Elementos
Además, el establecimiento de una fecha de prioridad debe incluir solicitudes internacionales. Si se presenta una patente sobre una invención en Japón y luego se presenta una solicitud de EE. UU., La solicitud de EE. UU. Conservará la fecha de prioridad de la solicitud japonesa anterior.
En la mayoría de los otros países, el período de gracia de un año no existe; La divulgación pública de una invención prohíbe de inmediato la patentabilidad en esos países.
Además de comprender el calendario de las divulgaciones, una estrategia de publicación defensiva exitosa debe considerar el significado de las palabras impresas y de publicación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Por ejemplo, ¿se considera un documento publicado en Internet como impreso, de modo que el documento constituya un estado de la técnica y sirva para reducir futuras patentes? Las secciones 5.1 a 5.4 analizan las mejores prácticas en relación con el contenido de los documentos publicados de manera defensiva, así como su fecha y modo de publicación.
El requisito no obvio en la ley de los Estados Unidos establece que si el estado de la técnica existente es tal que una persona experta en la técnica no tendrá dificultades para inventar la invención, la invención no es patentable, según 35 USC 103 [sobre Condiciones de patentabilidad; materia no obvia]: “… si se buscaran las diferencias entre el tema principal. para ser patentado y la técnica anterior es tal que el tema en su conjunto hubiera sido obvio en el momento en que se hizo la invención a una persona con experiencia ordinaria en la técnica a la que pertenece dicho tema. La patentabilidad no debe ser negada por la manera en que se realizó la invención “.
En comparación con el requisito de novedad, el requisito de patentabilidad de la no obviedad ofrece una gama más amplia de posibilidades para la publicación defensiva para evitar futuras patentes. La diferencia clave es que para apoyar un rechazo bajo el requisito de novedad, la publicación impresa debe incluir todas y cada una de las limitaciones de la invención reivindicada, ya sea explícita o implícitamente. Un rechazo bajo el requisito no obvio, sin embargo, solo requiere que el contenido de la publicación de la técnica anterior se pueda modificar de una manera obvia para llegar a la invención reivindicada.
Otros Elementos
Además, el examinador de patentes puede utilizar combinaciones. del estado de la técnica para respaldar un rechazo no obvio, por lo que incluso las revelaciones en publicaciones defensivas que están parcialmente completas pueden crear dificultades para quienes desean patentar en el campo.
Habilitación
Una publicación defensiva cuidadosa anticipa la mejor manera de apoyar los rechazos de un examinador de patentes bajo los dos requisitos de patentabilidad descritos anteriormente (novedad y no obviedad). Para admitir los rechazos en virtud del requisito de novedad, la publicación o el estado de la técnica sin patente debe estar habilitado. Si la referencia apoya un rechazo por razones de no obviedad, la habilitación puede no ser un factor tan crítico; Una publicación no habilitante todavía puede usarse para apoyar un rechazo por razones de no objeción.22 Esta sección considera la habilitación para un autor que construye una publicación defensiva.
Aunque las definiciones legales varían un poco dependiendo del país en cuestión, en general, el requisito de habilitación está destinado a garantizar que el documento contenga suficientes detalles para que una persona experta en la técnica pueda realizar y usar la invención después de leer el documento. Una pregunta clave es si está claro que el público poseía la invención antes de la fecha en que el solicitante de la patente afirma haberla inventado. Si bien la carga de la prueba de habilitación para el estado de la técnica recae en el solicitante de la patente, quien debe proporcionar datos que respalden una supuesta falta de habilitación (esta presunción de habilitación en el estado de la técnica no es diferente para una publicación sin patente que para una patente), aún es Vale la pena considerar la habilitación en una publicación defensiva.
Cuando las plantas son las invenciones reivindicadas que una publicación defensiva busca proteger de la patentabilidad, la habilitación puede requerir que alguien con experiencia ordinaria pueda reproducir la planta. Las descripciones de la variedad de plantas, sin embargo detalladas, pueden ser insuficientes.Entre las Líneas En un caso, una referencia que describía una rosa se encontró no habilitada, a pesar de los detalles explícitos y la evidencia de que el autor estaba en posesión de la rosa.23 En este caso, el tribunal dictaminó que, sin información sobre el proceso de injerto, la reproducción de la rosa era imposible.Entre las Líneas En otros casos, la documentación de respaldo puede ser necesaria para indicar que las semillas estaban disponibles públicamente dentro del período de tiempo necesario para prohibir las patentes.
Reclamaciones superpuestas y patentes dominantes
¿Cuáles son los conceptos legales utilizados para determinar si una tecnología está en el dominio público y, por lo tanto, está disponible de forma gratuita? Esta pregunta es relevante tanto para los científicos como para los administradores de IP que están considerando qué tecnologías elegir para un proyecto. Estas normas deben proceder con cautela, ya que el uso de una tecnología en una publicación, o la decisión de licenciar una tecnología bajo una patente activa, puede ir solo en parte a proporcionar el derecho a practicar la tecnología o perseguir un determinado proyecto de investigación..
Un malentendido común en esta área se deriva de la creencia de que las reclamaciones de patentes definen áreas de tecnología mutuamente excluyentes.Entre las Líneas En realidad, las reclamaciones de patentes se superponen entre sí: el uso de una tecnología puede infringir las reclamaciones en más de una patente. Si bien la emisión de una patente otorga al titular de la patente el derecho a excluir a otros de la práctica de la invención, no implica que el titular de la patente pueda practicar la invención sin, quizás, infringir las patentes existentes. Cuando se necesitan los derechos de las patentes existentes para practicar una tecnología, esas patentes se consideran patentes dominantes.
La existencia de patentes amplias y pioneras ilustra cómo las patentes dominantes pueden afectar los derechos para utilizar innovaciones posteriores. Por ejemplo, la reclamación de Monsanto sobre el método de transformación de plantas que utiliza Agrobacterium significa que todas las patentes en las que las reclamaciones dependen específicamente de este método de transformación están bloqueadas por una patente anterior. La patente de EE. UU. N. ° 6.369.298 es una patente asignada a Pioneer Hi-Bred International, Inc. (ahora subsidiaria de DuPont) para la transformación de sorgo.Entre las Líneas En este caso, la tecnología reivindicada depende del método de transformación Agrobacterium. Un tercero que intente practicar esta tecnología probablemente no solo necesitaría una licencia para US 6,369,298 sino también para la (s) patente (s) dominante (s) de transformación de Agrobacterium de Monsanto. Las solicitudes de patente de Monsanto para latransformación mediadapor Agrobacterium aún no se han emitido como patentes en los EE. UU. Hasta que esto suceda, es imposible decir con certeza qué patentes quedarán bloqueadas por las reclamaciones emitidas.
Otros Elementos
Además, laspatentes de transformación mediadas por Agrobacterium de Monsantoen otras partes del mundo ya han expirado; Cambios de dominancia por territorio.
Las patentes pioneras como la descrita anteriormente son relativamente infrecuentes, pero existen reclamos superpuestos y patentes dominantes en todas las áreas de la tecnología patentada. Comprender la naturaleza superpuesta de las reclamaciones de patentes es crucial para aquellos que pretenden utilizar el dominio público, porque el uso de una tecnología que parece estar en el dominio público puede implicar infringir una o más patentes.
El estudio de caso del promotor de fruta E8 proporciona otro ejemplo. Una búsqueda inicial entrega los documentos detallados en esta figura: varios artículos científicos y un grupo de patentes. Una vez que los documentos están ordenados cronológicamente, podemos ver que la secuencia de ADN del promotor E8 se reveló temprano en nuestra cronología en dos publicaciones científicas.Si, Pero: Pero determinar si el promotor E8 está todavía en el dominio público y, por lo tanto, está disponible libremente implica una investigación adicional. Años después de las publicaciones iniciales, se emitieron varias patentes que reclamaban variaciones en la secuencia y el derecho de uso del original.Secuencia del promotor E8 cuando se combina con genes particulares.
Una Conclusión
Por lo tanto, mientras que la secuencia original permanece en el dominio público, al usar la secuencia se debe tener cuidado para evitar infringir las reclamaciones de patentes posteriores.
Publicación de publicaciones científicas, revistas comerciales, actas de congresos, patentes abandonadas [Además de las patentes que se han abandonado debido a la falta de pago de las tarifas de mantenimiento, algunas solicitudes de patentes abandonadas también pueden ser de dominio público.Entre las Líneas En virtud de una ley revisada, las solicitudes de patente de EE. UU. presentadas el 29 de noviembre de 2000 o posteriormente se publicarán dentro de los 18 meses. Antes de este cambio en la ley, las solicitudes de patente no estaban disponibles públicamente. La nueva ley aún contiene una opción de secreto hasta el punto en que se emite la patente. Si el titular de la patente decide renunciar a la patente extranjera, tiene derecho a solicitar que la solicitud no se publique], y las patentes vencidas son buenas fuentes para encontrar tecnologías de dominio público.Entre las Líneas En el caso de las patentes vencidas y abandonadas, los límites de los derechos de propiedad intelectual perdidos han sido claramente definidos por las reclamaciones de la patente: el propietario anterior de la patente ya no tiene el derecho legal de excluir a alguien del uso de lo que se establece en el Reclamaciones de la patente.Si, Pero: Pero estas dos áreas son especialmente propensas a las reclamaciones superpuestas de otras patentes que aún pueden estar activas y afectar la libertad de uso de la tecnología.
Detalles
Las empresas a menudo presentan múltiples patentes en un espacio tecnológico, o puede haber múltiples patentes en una familia que surgieron de una solicitud inicial. El hecho de que una patente haya caducado y haya ingresado al dominio público no significa que la tecnología esté disponible para su uso.
[Además de las patentes que se han abandonado debido a la falta de pago de las tarifas de mantenimiento, algunas solicitudes de patentes abandonadas también pueden ser de dominio público.Entre las Líneas En virtud de una ley revisada, las solicitudes de patente de EE. UU. Presentadas el 29 de noviembre de 2000 o posteriormente se publicarán dentro de los 18 meses. Antes de este cambio en la ley, las solicitudes de patente no estaban disponibles públicamente. La nueva ley aún contiene una opción de secreto hasta el punto en que se emite la patente. Si el titular de la patente decide renunciar a la patente extranjera, tiene derecho a solicitar que la solicitud no se publique.]Cuando se trata de identificar si una tecnología está en el dominio público, uno debe ser cauteloso debido a las reclamaciones superpuestas. Armado con este conocimiento, la investigación sobre una tecnología potencial de dominio público comienza con bases de datos de patentes disponibles públicamente. Estas bases de datos proporcionan una gran cantidad de información sobre los límites del dominio público.
Aviso
No obstante, puede ser difícil comprender la interacción entre la literatura científica publicada y las patentes, como se ilustra en el estudio de caso E8. PIPRA ofrece asistencia técnica en este sentido, analizando las tecnologías utilizadas en la investigación agrícola del sector público para determinar con mayor precisión los límites del dominio público.
Autor: Williams, 2007
Cuándo usar la publicación defensiva: la elección entre el patentamiento y la publicación
Decidir si patentar o publicar es una decisión estratégica que debe tener en cuenta una gran cantidad de variables: la misión de la institución (y / o la agencia de financiamiento) involucrada, los objetivos del proyecto individual, los recursos financieros disponibles para gastar en PI La protección, la naturaleza de la tecnología, la funcionalidad del sistema judicial en los países donde se utilizará la tecnología y las estrategias empleadas por otras instituciones que producen tecnologías similares.
Otros Elementos
Además, la publicación defensiva y las invenciones de patentes tienen sus limitaciones y beneficios. Otras estrategias, como el secreto comercial, la protección de marcas y el rescate29 deben considerarse como opciones al formular una estrategia de gestión de la propiedad intelectual.
Las publicaciones defensivas a menudo se asocian con la promoción del acceso, pero hay casos en los que, tal vez de manera no intuitiva, la publicación defensiva puede no ser la opción más adecuada para obtener un acceso generalizado a un producto final o una tecnología recientemente desarrollada.
Puntualización
Sin embargo, hay casos en que las patentes tienen limitaciones y la publicación defensiva puede ser la mejor opción.
¿Puede la publicación defensiva promover el acceso?
Muchas instituciones y / o patrocinadores, particularmente en los campos de la salud y la agricultura, dan alta prioridad a la promoción del acceso generalizado a las tecnologías desarrolladas. De hecho, la publicación sigue desempeñando un papel fundamental en las universidades y en otras instituciones de investigación del sector público.
Puntualización
Sin embargo, los cambios recientes en el uso de patentes en todo el mundo discutidos anteriormente están obligando a estas instituciones a reevaluar si esta estrategia de gestión de PI es la mejor manera de apoyar sus objetivos. Esta sección se enfoca en promover el acceso y destaca algunos casos en los que la elección de patentar una tecnología puede ser clave para lograr los objetivos de promover el acceso, principalmente al proporcionar un apalancamiento importante.
¿La tecnología necesitará recursos del sector privado para un mayor desarrollo y distribución?
Los derechos de propiedad intelectual proporcionan incentivos económicos privados que a veces pueden ser críticos para los procesos de investigación, desarrollo y distribución. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Como ejemplo, considere la inversión necesaria para llevar un medicamento desde el descubrimiento hasta la entrega. Aunque una estimación precisa del verdadero costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) del desarrollo de medicamentos es el tema de un animado debate, es indiscutiblemente cientos de millones de dólares.30 En la mayoría de los casos, no es razonable esperar que el sector público asuma los niveles de inversión y riesgo involucrados en el desarrollo de medicamentos. Se puede ver un ejemplo paralelo en la agricultura, donde puede ser necesaria la aprobación reglamentaria para un nuevo producto, o las redes de distribución de semillas pueden ser necesarias.
Una Conclusión
Por lo tanto, es importante evaluar con anticipación si es probable que el capital privado sea necesario, en algún momento, para la investigación, el desarrollo, la autorización reglamentaria, la fabricación y la distribución. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto).
Informaciones
Los derechos de propiedad intelectual pueden facilitar la participación del sector privado al proporcionar activos críticos para la negociación (por ejemplo, en asociaciones para el desarrollo de productos).
¿Se pueden obtener beneficios al segmentar el mercado?
Uno de los beneficios de elegir patentar, en lugar de publicar, es que patentar proporciona una oportunidad para segmentar el mercado de usuarios de tecnología o licenciatarios. Un administrador de IP puede requerir diferentes términos de licencia, por ejemplo, dependiendo de si la tecnología se utilizará comercialmente o con fines humanitarios. Alternativamente, la licencia puede contener términos para segmentar el mercado geográficamente o por campos de uso. Se puede implementar una licencia exclusiva, por ejemplo, para limitar el uso de la tecnología a un cultivo importante, reservando todos los demás usos de la tecnología para licencias de acceso amplio y no exclusivas. El uso de este enfoque, la generación de ingresos y el acceso pueden ser objetivos complementarios para el proveedor de IP. O los derechos de una tecnología en, por ejemplo, los mercados de los países desarrollados pueden intercambiarse por obligaciones contractuales para entregar el producto a los países en desarrollo por un precio razonable. La elección de proteger la tecnología con derechos de propiedad intelectual en lugar de la publicación defensiva puede proporcionar un apalancamiento de negociación que finalmente logre los objetivos de la institución.
¿Es la tecnología una herramienta de investigación (tecnología habilitadora)?
Un cuerpo de evidencia indica que las restricciones de acceso y de patente (a través de licencias exclusivas, por ejemplo) de tecnologías habilitantes pueden limitar el progreso de la innovación en salud y agricultura.31 De hecho, la existencia y los efectos de la espesura de patentes o la dinámica anticomunitaria ahora son bastante bien aceptados. La tarea de esta sección, sin embargo, no es considerar la cuestión de la política de si las herramientas de investigación deben ser patentables, sino examinar la elección entre patentar (especialmente en los ejemplos que se dan aquí con licencias no exclusivas generalizadas) y la publicación defensiva para el administrador de IP cuyo El objetivo es promover el acceso en un contexto en el que las herramientas de investigación y las mejoras a ellas estén ampliamente patentadas.Entre las Líneas En otras palabras, ¿cómo puede la administración de IP preservar el derecho a usar una tecnología habilitadora?
Como primer ejemplo, considere la transformación de plantas que confiere un rasgo nuevo. Se requiere acceso a varias tecnologías habilitadoras complementarias para producir un producto. Se debe usar un vector que incluya un promotor, un marcador seleccionable, un esqueleto y un gen de interés, así como un método de transformación y germoplasma. La falta de acceso a cualquier tecnología puede demorar la investigación y el desarrollo o, en algunos casos, impedir por completo el progreso del proyecto.
En tal caso, la naturaleza complementaria de las tecnologías implica que la decisión de patentar puede conferir un poder de negociación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Si un administrador de IP decide no patentar una tecnología habilitadora, por ejemplo, un novedoso sistema de selección con amplia aplicabilidad en la transformación de plantas, se pierde la capacidad de controlar las aplicaciones de la tecnología. Los proyectos de investigación en los que el sistema de selección hubiera sido el factor limitante (donde todas las demás tecnologías son de propiedad o accesibles) podrían progresar, sin impedimentos, si la tecnología se publicara. Alternativamente, si el administrador de IP decide patentar, la naturaleza esencial de la tecnología puede colocar al propietario en posición de exigir una amplia gama de obligaciones contractuales a cambio del uso del sistema de selección. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). BiOS, por ejemplo,32
Un segundo escenario se refiere a las patentes de mejora. Aquí, como en el ejemplo anterior, supongamos que el administrador de IP elige no patentar el novedoso sistema de selección. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Las mejoras a la tecnología se inventan y patentan posteriormente, lo que restringe los usos de la tecnología original. Si el administrador de IP hubiera patentado la tecnología, el valor de las patentes de mejora posteriores dependería del acceso a la patente dominante subyacente (consulte la Sección 4.2 sobre patentes dominantes). El estudio de caso E8 proporciona un ejemplo concreto en el que, si la secuencia original hubiera sido patentada en lugar de publicada, el uso de algunas de las patentes derivadas dependería de Agritope, Inc. o Epitope, Inc. que otorguen la licencia de la patente original. Para las tecnologías que no se prestan a las restricciones posteriores de las patentes de mejora, esto no es una preocupación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Los modelos de ratón son un ejemplo de este tipo de tecnología. La mayoría de los modelos de mouse utilizados en investigación, por ejemplo, tienen licencia yno patentado
Uso de la publicación defensiva como herramienta en una estrategia de gestión de PI
Claramente, la percepción común de que la publicación promueve inherentemente el acceso puede requerir una reconsideración. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto).
Puntualización
Sin embargo, ¿cuáles son los méritos de la publicación defensiva para respaldar una amplia variedad de objetivos de administración de IP? ¿Y cómo resalta las limitaciones del uso de patentes para proteger las innovaciones?
Los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de mantener una cartera de patentes
Las carteras de patentes son costosas de desarrollar y mantener.
Otros Elementos
Además, a veces requieren un largo período de maduración antes de llegar a un punto en el que devuelven los ingresos. A menos que se encuentre un titular de la licencia que suscriba el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) antes de que comience el proceso de enjuiciamiento, la inversión inicial en el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) de procesar las patentes puede ser grande, especialmente cuando se busca protección en varios países. Incluso cuando los licenciatarios ya están vigentes, pueden pasar muchos años antes de que la licencia genere un flujo de caja positivo. Al examinar las oficinas universitarias de transferencia de tecnología (OTT) de EE. UU., Heher señala que entre el 40% y el 50% operan con una pérdida neta y que la rentabilidad a menudo depende de los ingresos que surgen de una o más patentes exitosas.33 En una comparación entre países de las OTT, encuentra que “ el primer y más importante requisito para el éxito de la transferencia de tecnología es un sistema de investigación de alta calidad bien financiado, ya que los beneficios de la comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) de la investigación son directamente proporcionales a la magnitud de la inversión en la investigación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). ”34 Si bien los impactos económicos directos e indirectos proporcionan amplios beneficios de la creación de una cartera institucional de patentes y TTO, la inversión es a largo plazo (véase más detalles en esta plataforma general) y de alto riesgo. Si los recursos están particularmente limitados, la decisión de gastar dinero en patentes merece una cuidadosa consideración. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto).
Pormenores
Las alternativas menos costosas a las patentes pueden respaldar los objetivos de gestión de la propiedad intelectual y permitir que se destinen más recursos a la investigación.
Costos de transacción de la licencia
Los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de transacción de la negociación de licencias son sustanciales y es posible que se deban tener en cuenta en la decisión de patentar. Por ejemplo, si el objetivo de la gestión de la propiedad intelectual es promover el acceso a una tecnología, y la opción es una publicación defensiva o una licencia no exclusiva, los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de negociar múltiples licencias no exclusivas, o idear un lenguaje de licencias para segmentar el mercado de usuarios de tecnología de manera adecuada, pueden superar los beneficios. Los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de transacción se pueden reducir de alguna manera en las licencias no exclusivas de “lo tomas o lo dejas”, pero estas tienden a ser poco frecuentes.
Consideraciones de cumplimiento: costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) e infraestructura legal
Los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (y la viabilidad) de hacer cumplir la patente también pueden ser considerados. Debido a que una patente confiere derechos de exclusión, puede ser inútil sin la capacidad de hacer cumplir esos derechos. El cumplimiento puede requerir un litigio contra los infractores o el uso de la patente para invalidar las patentes de bloqueo posteriores.Entre las Líneas En cualquier caso, el litigio de patentes es un juego para jugadores con bolsillos profundos. Los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) promedio por litigios de patentes en los Estados Unidos superan los $ 2 millones de dólares por caso. Cualquier decisión de patente debe incluir una evaluación de si el titular de la patente puede permitirse el cumplimiento de la patente. Además del gasto, se debe considerar la madurez o la eficacia del sistema de leyes de patentes en los países que probablemente estén involucrados. Si la tecnología se presta a fianzas, por ejemplo, se puede encontrar un mayor control sobre el uso de las tecnologías a través del derecho contractual,
La publicación defensiva como estrategia activa
La publicación defensiva es más efectiva como estrategia activa. Este es un uso de la publicación diferente al que se encuentra en muchas instituciones de investigación en la actualidad. El uso de la publicación defensiva requiere revelaciones cuidadosamente construidas con la mayor exposición pública posible y un monitoreo mundial (o global) diligente de las nuevas solicitudes de patentes a medida que surgen en un campo de tecnología en particular. Cuando aparece una solicitud de patente para la cual la publicación defensiva tiene el potencial de forzar un estrechamiento de las reclamaciones o un rechazo total, se deben utilizar los canales (véase qué es, su definición, o concepto, y su significado como “canals” en el contexto anglosajón, en inglés) apropiados para alertar a la oficina de patentes del estado de la técnica publicado.
Uso de publicaciones defensivas en combinación con patentes
Uno de los papeles más importantes que puede desempeñar la publicación defensiva es cuando se usa, no como un sustituto de la patente, sino en conjunto con ella. Como ejemplo, considere una estrategia en la que un administrador de IP patenta una tecnología central y luego publica defensivamente las innovaciones relacionadas con el entorno, reduciendo así la probabilidad de que otros puedan obtener patentes dominantes. Obtener patentes sobre mejoras a una tecnología central a medida que se descubren puede ser un mal uso de recursos limitados.
Observación
Además de las mejoras, los nuevos usos de la tecnología central pueden descubrirse a medida que avanza la investigación y el desarrollo.Si, Pero: Pero la publicación defensiva de estas mejoras y usos alternativos contribuirá de manera económica y efectiva a preservar el derecho a un amplio campo de aplicaciones para la tecnología central.
Preservar el acceso: diez preguntas a considerar
Para el administrador de IP que decide sobre una estrategia para preservar el acceso público, considerar las siguientes preguntas debería ser útil:
¿Cuáles son los objetivos de gestión de la propiedad intelectual de la institución o el inventor?
¿Necesitará la tecnología la participación de los recursos del sector privado para un mayor desarrollo y distribución?
¿Se pueden obtener beneficios al segmentar el mercado?
¿Es la tecnología una herramienta de investigación (tecnología habilitadora)?
¿Los beneficios de las patentes y las licencias superan los costos?
¿Cómo y dónde podría aplicarse la patente?
¿Existen otras opciones viables para la protección: secreto comercial, fianzas, marcas registradas, etc.?
¿En qué territorios / países es probable que se use la tecnología?
¿Se puede licenciar la tecnología sin patentar?
¿Se puede utilizar la publicación defensiva junto con las formas tradicionales de protección de la propiedad intelectual?
Autor: Williams, 2007
La mecánica de la edición defensiva
Esta última sección se centra en la mecánica de la publicación defensiva: cómo garantizar mejor que una divulgación impida el patentamiento posterior de otros. Los elementos a considerar al redactar una publicación defensiva exitosa incluyen: contenido, idioma de elección, lugar de publicación y fecha de publicación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Las siguientes secciones detallan las mejores prácticas en la publicación defensiva.
Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):
El contenido
El objetivo de la publicación defensiva es evitar las patentes en un área de tecnología en particular.
Una Conclusión
Por lo tanto, la construcción de una divulgación específicamente diseñada para crear evidencia para prevenir la patentabilidad aumentará la probabilidad de que se emitan menos patentes en este espacio tecnológico. La divulgación debe ser lo más completa y detallada posible. Cuando sea relevante, una publicación debe incluir descripciones de todas las partes del experimento, condiciones experimentales, diagramas, fórmulas, procedimientos, secuencias, materiales y metodologías. Anteriormente indicamos que la habilitación de la publicación puede ser importante; una publicación defensiva debe incluir evidencia que ilustre la posesión de la invención y permitir que una persona experta en la técnica haga y / o use la invención.
Considere revelar el potencial para combinar tecnologías
Además de una descripción detallada, la publicación defensiva debe incluir posibles combinaciones de la tecnología objetivo con otras tecnologías. Esto es cierto incluso para combinaciones para las cuales el autor puede no tener documentación detallada. Como reveló el estudio de caso de E8, la inclusión de combinaciones adicionales puede ampliar el uso del documento para respaldar futuros rechazos de no objeción. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). La publicación de la secuencia del promotor de la planta E8 no impidió la expedición de futuras patentes que reivindican el uso combinado del promotorcon genes particulares. Si los autores de la publicación original habían terminado su artículo al articular el probable éxito de la secuencia para promover la expresión de amplias clases de genes, es posible que haya motivos más sólidos para rechazar las patentes posteriores. Para ampliar este punto, una publicación defensiva puede ser incluso más sólida si anticipa no solo la combinación promotor-gen, sino también su uso potencial en sistemas completos, como el método de transformación, los sistemas de marcadores seleccionables y otros elementos de un vector de transformación de plantas., así como su uso en cultivos particulares.
Si la inclusión de cierto lenguaje en una publicación evitará futuras patentes en este caso es incierta, y se debe tener en cuenta que la combinación de referencias de la técnica anterior en apoyo de un rechazo por razones de no objeción viene con varias advertencias. Un rechazo exitoso de una invención reivindicada debido a la obviedad debe mostrar, no solo que alguien experto en la técnica hubiera podido combinar las referencias de la técnica anterior, sino que habría sido motivadopara hacerlo En segundo lugar, debe haber una expectativa razonable de éxito para la supuesta combinación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Tercero, las referencias tomadas en conjunto deben enseñar o sugerir todos los elementos de la invención reivindicada. Al redactar el contenido de una publicación defensiva, es imposible anticipar todas las combinaciones posibles de la tecnología del autor con la de otros, pero al usar un lenguaje que reconoce las advertencias anteriores, el autor puede ampliar el tema de la divulgación tanto como sea posible. como sea posible.
Considere revelar posibles aplicaciones alternativas
Al igual que con las posibles combinaciones, puede valer la pena incluir aplicaciones alternativas de la tecnología, incluso si no están documentadas en detalle. Si la tecnología es un producto, el autor puede considerar incluir el producto actual, los usos potenciales del producto y los productos derivados. Si bien la publicación defensiva puede colocar la tecnología de un producto en el dominio público, los procesos desarrollados posteriormente para usar ese producto aún pueden ser patentados. Al anticipar posibles aplicaciones, el autor de la publicación defensiva puede contribuir a un rechazo de tipo obvio en el futuro. Si la tecnología divulgada es un proceso, el autor podría considerar incluir detalles de los productos derivados del proceso. Estas consideraciones anticipan la patentabilidad de las patentes de productos y procesos. Como ejemplo de patentes de productos y procesos, Consideremos la famosa tecnología de Cohen-Boyer. Esto no fue una patente, sino tres:
- una patente de proceso para la construcción de quimeras moleculares,
- una patente de producto para proteínas elaboradas con ADN de eucariotas recombinante, y
- una patente de producto para proteínas elaboradas con ADN de procariotas recombinante.
Considere revelar alternativas relacionadas
Una forma de diseñar en torno a una publicación defensiva (o una patente) es alterar, incluso mínimamente, la estructura de la tecnología. A fin de anticipar esto, la publicación defensiva puede indicar cómo se puede modificar la tecnología mientras se mantienen las funciones y características reveladas originalmente. Esto sigue la práctica común en la redacción de solicitudes de patente. Por ejemplo, puede publicarse una secuencia que incluye un porcentaje de homología dentro del cual la función de la tecnología sigue siendo la misma.
Otros Elementos
Además, puede ser útil incluir homologías entre diferentes especies.
Considere depositar materiales biológicos
Para algunas invenciones que involucran material biológico, hemos establecido que una descripción escrita es insuficiente para transmitir la tecnología de tal manera que una persona experta en la técnica pueda practicarla. Para tales invenciones, el sistema de patentes ha llegado a depender del depósito de materiales biológicos en colecciones de cultura reconocidas y de acceso público en todo el mundo. Como regla general, si el material biológico se puede fabricar o aislar, sin experimentación excesiva, o si el material es conocido y está disponible, no es necesario depositar el material.
Puntualización
Sin embargo, en muchos casos, una publicación defensiva será más sólida si se depositan materiales biológicos (el número de acceso al depósito debe estar referenciado, cuando sea relevante, en la publicación e información de la secuencia).
Los depósitos de patentes en todo el mundo han sido regulados desde 1980, cuando entró en vigor el Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento de patentes [El término “microorganismo” era apropiado en el momento en que se nombró el Tratado porque los usos primarios de los materiales biológicos en la industria involucraban bacterias y hongos inferiores. Hoy en día, el término se interpreta ampliamente en el contexto del Tratado de Budapest para incluir una amplia gama de materiales biológicos (por ejemplo, bacterias, virus, ADN aislado, líneas celulares, etc.)]. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual38 proporciona una lista actualizada de los países que han ratificado el Tratado y las colecciones que están reconocidas como autoridades internacionales de depósito (AIF).
Elección del idioma
La elección del idioma (es decir, el inglés u otro) en una publicación defensiva también puede ser importante. El idioma de publicación debe ser, por ejemplo, uno hablado en los países en los que se prohibirá la patente.
Puntualización
Sin embargo, puede ser importante escribir al menos el resumen y el título en inglés para maximizar las posibilidades de que esta divulgación en particular se ponga en conocimiento de las oficinas de patentes en los Estados Unidos y Europa durante las búsquedas en el estado de la técnica. Aún así, dadas las limitaciones de la búsqueda del estado de la técnica sin patentes en las oficinas de patentes, la mejor estrategia posterior a la publicación es supervisar la aplicación publicada en el campo de la tecnología y alertar a la oficina de patentes correspondiente de la publicación de la defensa.
Dónde publicar
Como se señaló anteriormente, la ley de los EE. UU. utiliza las palabras “publicación impresa” en su requisito de novedad. Los tribunales de los Estados Unidos han adoptado una definición amplia de la palabra impresa, para incluir documentos almacenados en medios electrónicos y en microfilm [In re Wyer, 655 F.2d 221, 226-27 (C.C.P.A. 1981)].
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Los documentos publicados en Internet pueden, por lo tanto, utilizarse para satisfacer el aspecto impreso del requisito de novedad.
La palabra publicación también se ha interpretado de manera bastante amplia como cualquier documento impreso que esté disponible gratuitamente para el público. Las publicaciones revisadas por pares son solo una opción para la publicación defensiva, y sus limitaciones en el contenido pueden dejar al autor con una defensa menos que completa. Se considera que todos los materiales impresos presentados en ferias comerciales, conferencias, seminarios o sitios web satisfacen la definición de publicación.. De hecho, las grandes corporaciones han usado este tipo de publicaciones defensivas como parte de su estrategia de gestión de PI durante muchas décadas. IBM proporciona quizás el ejemplo más conocido del uso de una revista técnica para publicaciones defensivas. El éxito de esa estrategia se ilustra en una búsqueda realizada en 2002 en la base de datos de patentes de EE. UU. Por Bill Barrett, que encontró casi 10,000 citaciones de patentes del Boletín de Divulgación Técnica de IBM.41 Al publicar revelaciones técnicas sin las restricciones de contenido de las publicaciones revisadas por pares, IBM posee una herramienta económica y flexible que complementa su estrategia general de patentes.
Una serie de empresas se especializan en la publicación del estado de la técnica sin patentes. El sitio web IP.com, por ejemplo, proporciona experiencia en publicaciones defensivas y ofrece un motor de búsqueda para facilitar que un examinador de patentes navegue a través de la biblioteca de divulgaciones del sitio. La divulgación de una invención a través de dicha compañía aumentará la probabilidad de que un examinador de patentes la vea.
Puntualización
Sin embargo, las compañías pueden cobrar cientos de dólares por dicha divulgación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Otro método de divulgación es el uso del procedimiento legal de registro de invención, por el cual la PTO permite el registro de una invención que no se haya examinado. Este método, también, puede ser costoso. La forma más rentable de publicar de manera defensiva es publicar de forma gratuita en Internet (pero el material de citas publicado en Internet puede ser problemático; consulte la siguiente sección). Si se utiliza Internet para publicar de manera defensiva, es posible que haya una mayor necesidad de monitorear (vigilar) (vigilar) las solicitudes de patentes recientemente publicadas en el campo de interés.
Temporización y sellado de la fecha
La fecha de una publicación defensiva es un dato crítico que la oficina de patentes debe documentar y discernir. Ayuda al examinador de patentes a determinar si la publicación pone en duda la patentabilidad de la materia. La datación del material publicado en un sitio web puede ser una cuestión difícil: muchos documentos en la web están sellados en la fecha de acceso, no la fecha de publicación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Obviamente, esta práctica puede causar problemas a una parte para aquellos que intentan excluir futuras patentes en un área de tecnología mediante el uso de Internet para publicaciones defensivas. Afortunadamente, hay soluciones. Muchas empresas ahora ofrecen servicios de marca digital (DTS) o de notario (fedatario público) digital. Esta tecnología se ha convertido en una prueba legal aceptada de que el contenido de una publicación existía en un momento determinado y no ha cambiado desde entonces.43 Otro método de fácil acceso para establecer la fecha de una publicación en Internet es escanear un documento que incluya una fecha y una firma, y publicar el pdf en la Web.
Autor: Williams, 2007
Conclusión
Este capítulo ha examinado cómo los administradores e investigadores de PI pueden utilizar el dominio público y las publicaciones defensivas en su beneficio. Un plan estratégico de gestión de PI comienza con la identificación de los insumos y las tecnologías habilitadoras utilizadas en la investigación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Un plan estratégico de propiedad intelectual también articula claramente el uso previsto de las tecnologías que se producen. Una vez que se establezca este marco, las herramientas de administración de la propiedad intelectual se pueden usar de manera efectiva para apoyar los objetivos del proyecto.
El dominio público es un recurso valioso para pensar en etapas tempranas sobre las herramientas de investigación de un proyecto. Es de esperar que las consideraciones prácticas anteriores ayuden a incorporar de manera efectiva las tecnologías de dominio público en un plan de gestión de la propiedad intelectual, reduciendo así la necesidad de licenciar las tecnologías y liberando recursos para una mayor investigación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto).
Otros Elementos
Además, al administrar los productos de un proyecto de investigación, una herramienta a considerar junto con los derechos de propiedad intelectual más tradicionales es la publicación defensiva, o la colocación de una tecnología en el dominio público.
Puntualización
Sin embargo, cuando se considera la publicación defensiva, los administradores de IP deben tener en cuenta tanto su utilidad como sus limitaciones.
Autor: Williams, 2007
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