Opinión sobre la Libertad de Operación

Este elemento es una profundización de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] En inglés: Freedom to Operate (FTO) Opinion

Nota: se considera muy relevante aquí el uso de bases de datos de propiedad industrial, especialmente patentes.

En los campos de la salud y la agricultura, se ha vuelto cada vez más importante comprender el papel de la infracción de patentes en la investigación, el desarrollo y la producción comercial. Si se utiliza una tecnología patentada sin permiso, el titular de la patente puede tener derecho a demandar al investigador por infracción de patente. Muchas empresas analizan de forma rutinaria la libertad de funcionamiento (FTO) de un proyecto o producto de investigación, evaluando si es probable que infrinja las patentes existentes u otros tipos de derechos de propiedad intelectual.

Detalles

Las empresas privadas se involucran más habitualmente en el análisis de FTO que las instituciones de investigación del sector público porque los riesgos de infracción que enfrentan deben considerarse directamente en el cálculo de la rentabilidad.

Más Información

Las instituciones privadas públicas y sin fines de lucro también son cada vez más conscientes de la necesidad de una mejor información de FTO, pero el análisis de FTO es costoso y sus beneficios deben compararse con sus costos. Este capítulo proporciona una descripción general del proceso, que incluye consideraciones sobre cuándo invertir en el análisis de FTO, y se centra especialmente en el rol y la perspectiva del bufete de abogados.

1. Conceptos y definiciones
En los campos de la salud y la agricultura, se ha vuelto cada vez más importante comprender el papel de la infracción de patentes en la investigación, el desarrollo y la producción comercial. Las patentes se han vuelto tan frecuentes en algunos países que los investigadores de agricultura y salud a menudo utilizan tecnologías patentadas diariamente en el curso de su trabajo. Si se utiliza una tecnología patentada sin permiso, el titular de la patente puede tener derecho a demandar al investigador o a su empleador por infracción de patente. Muchas empresas analizan de forma rutinaria la libertad de operación (FTO) de un proyecto o producto de investigación, evaluando si su fabricación, uso o venta es probable que infrinja las patentes existentes u otros tipos de derechos de propiedad intelectual (propiedad intelectual). La información resultante contribuye a una evaluación de riesgos más amplia que puede implicar una gama de opciones: identificar objetivos de licencia, considerar la sustitución de tecnologías, decidir ignorar la posible infracción, invertir en tecnologías de trabajo alternativo o quizás decidir abandonar el proyecto todos juntos.

Las empresas privadas tienen más probabilidades de participar en el análisis de FTO porque los riesgos que enfrentan deben considerarse directamente en su cálculo de la rentabilidad.

Más Información

Las instituciones privadas públicas y sin fines de lucro son cada vez más conscientes de la necesidad de una mejor información de FTO.

Puntualización

Sin embargo, el análisis de FTO es costoso y sus beneficios deben compararse con sus costos. Los investigadores en instituciones públicas, instituciones sin fines de lucro y en países en desarrollo deben considerar diferentes factores al sopesar los beneficios y costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) del análisis de FTO.Entre las Líneas En particular, muchas tecnologías patentadas en países desarrollados no están patentadas en países en desarrollo.

Una Conclusión

Por lo tanto, las instituciones que fabrican, usan o venden las tecnologías no corren el riesgo de infringir en esos países en desarrollo.

Puntualización

Sin embargo, si un producto se importa a un país donde las patentes sobre las tecnologías están vigentes, entonces el importador puede estar infringiendo en ese país.

Este capítulo y el de Kowalski1 juntos proporcionan una descripción general del proceso de análisis de FTO, incluidas las consideraciones sobre cuándo (y si) invertir en este tipo de análisis. Kowalski discute el análisis de FTO desde la perspectiva del investigador, mientras que este capítulo se enfoca particularmente en la perspectiva del bufete de abogados.Entre las Líneas En este capítulo, nos basamos en un estudio de caso del promotor E8. Una de las muchas tecnologías habilitadoras utilizadas en la transformación genética de plantas, el promotor E8 proporciona un ejemplo concreto de análisis FTO.

Si bien las patentes son el tipo más común de derechos de propiedad intelectual encontrados, un análisis exhaustivo de FTO evaluará todos los tipos de derechos de propiedad existentes para determinar la probabilidad de que el proyecto de investigación o el producto que se comercializa infrinja. Como Kowalski2 y Krattiger, 3 también nos preocupan los derechos de propiedad intelectual y tangible.Entre las Líneas En biotecnología, la propiedad tangible comprende el material biológico de la invención: uno puede poseer físicamente dicho material. Ejemplos comunes de propiedades tangibles en salud y agricultura incluyen líneas celulares, ratones transgénicos, germoplasma y plásmidos. La transferencia de propiedad tangible a menudo ocurre bajo un contrato que rige los términos bajo los cuales la propiedad cambia de posesión pero no de propiedad (comúnmente llamados acuerdos de transferencia de material, o MTAs4). A diferencia de los derechos de propiedad intelectual, los derechos de propiedad sobre la propiedad tangible no caducan.

Informaciones

Los derechos de propiedad tangible proporcionan una fuente adicional de protección para ciertos elementos de una invención. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). A veces, los elementos de una invención pueden ser objeto de ambos tipos de derechos. El uso de un gen, por ejemplo, puede requerir una licencia para una patente, así como un acuerdo de transferencia de material que rija la posesión del ADN en sí.

La propiedad intelectual es una categoría de activos intangibles e incluye elementos como trabajos creativos, invenciones o secretos comerciales. Según la ley de los Estados Unidos, los derechos de propiedad intelectual se definen como derechos de exclusión en lugar de derechos afirmativos. Es decir, el propietario de la propiedad intelectual generalmente tiene el derecho de excluir o impedir que otros utilicen la propiedad intelectual. El propietario puede otorgar permiso para su uso en forma de licencia o acuerdo contractual similar.

Informaciones

Los derechos de propiedad intelectual son otorgados por entidades gubernamentales (por ejemplo, el gobierno de los EE. UU. U otros países) o por autoridades multinacionales conforme a tratados internacionales (por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes [EPO] que actúa en virtud del Convenio sobre la Patente Europea).

Una Conclusión

Por lo tanto, una concesión de derechos de propiedad intelectual confiere exclusividad solo dentro del territorio controlado por el otorgante y solo por un número limitado de años.

La práctica de los derechos de propiedad intelectual en ausencia del permiso del propietario se define como una infracción. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). La ley de EE. UU. Proporciona una serie de recursos para la infracción, principalmente la indemnización por daños (una indemnización monetaria del importe necesario para compensar completamente al titular de la propiedad intelectual por el daño resultante de la infracción) y / o la concesión de una orden judicial (una orden judicial de cese infracción o abstenerse de iniciar dicha actividad).Entre las Líneas En algunos casos, se pueden aplicar recursos adicionales, como la adjudicación de honorarios de abogados y / o la mejora de los daños (duplicación o triplicación de la adjudicación); estos recursos adicionales pueden otorgarse cuando el acto de infracción ha sido deliberado.

FTO se define como la ausencia de derechos de propiedad intelectual de terceros que impiden el progreso hacia un objetivo comercial deseado. FTO también se conoce como autorización. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Como se analizará más adelante, el FTO no puede establecerse de manera concluyente, sino que debe considerarse como una actividad de investigación en curso mientras se persiga el objetivo comercial correspondiente.

Distinguimos el concepto de exclusividad, a diferencia de FTO, definiéndolo como el beneficio conferido por una colección de derechos de propiedad intelectual acumulados por un solo propietario, que el propietario puede utilizar para evitar que otros, como los competidores comerciales, utilicen una tecnología. Es posible, por ejemplo, que una institución haya creado un alto grado de exclusividad para una tecnología a través de patentes pero que aún no tenga FTO porque la fabricación, el uso, la venta o la exportación de la tecnología infringen las patentes de otra persona.

Una colección de derechos de propiedad intelectual sobre un tema similar o una tecnología única a menudo se conoce como una cartera de propiedad intelectual. A nivel práctico, tales derechos de propiedad intelectual protegen el mercado potencial actual o futuro del propietario. La cartera debe diseñarse de modo que corresponda y, por lo tanto, respalde un objetivo comercial.

Los conceptos de exclusividad y FTO deben considerarse juntos cuando se evalúa el riesgo relativo o la conveniencia de perseguir un objetivo comercial en particular. Al formular inicialmente el objetivo de negocio o evaluar un nuevo descubrimiento, puede haber poca o ninguna exclusividad o FTO (o al menos conocimiento sobre el estado de cualquiera de los parámetros) a considerar en ese momento. Es habitual crear una cartera de propiedad intelectual en paralelo con el proceso de desarrollo tecnológico; sin embargo, durante el curso del desarrollo puede ser imprudente postergar una investigación de FTO durante demasiado tiempo. Como se señaló anteriormente, una tecnología en particular puede acumular un alto grado de exclusividad en forma de una cartera de PI bien redondeada, pero todavía sufre de una falta de FTO. El riesgo asociado (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como “associate” en derecho anglo-sajón, en inglés) con un mayor desarrollo o comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) de esta tecnología puede llevar a medidas correctivas, como la investigación exhaustiva de FTO y la firma de acuerdos de licencia para mejorar el estado de FTO.

A la inversa, algunas tecnologías, como las del dominio público, pueden comercializarse con un riesgo relativamente bajo de infringir los derechos de propiedad intelectual de otros.

Puntualización

Sin embargo, es importante entender que las tecnologías de dominio público están expuestas a toda la fuerza de la competencia en el mercado a través del uso por parte de otros, un desarrollador de productos no puede protegerlos mediante el ejercicio de derechos de propiedad intelectual exclusivos.

En consecuencia, en el curso del desarrollo de una nueva tecnología, es importante considerar la creación de la exclusividad de una cartera de PI, al tiempo que se evalúa y conserva el FTO. Es por eso que este capítulo se enfoca en el proceso de investigación y monitoreo de FTO mientras se construye simultáneamente una cartera de propiedad intelectual. La tecnología que corresponde a los objetivos de negocios y que posee un FTO máximo y la exclusividad máxima es la que tiene más probabilidades de atraer y retener el capital de inversión.

Vale la pena señalar que las instituciones del sector público difieren fundamentalmente de las empresas privadas en muchos de los elementos que se analizan aquí. Considere, por ejemplo, la cartera de una universidad de tecnologías relativamente tempranas en la que el titular de la licencia, no el administrador de la cartera, está comercializando la tecnología. Es el titular de la licencia quien evalúa los riesgos en relación con un objetivo comercial en particular y busca la máxima exclusividad y la máxima FTO. Para el gerente de tecnología, el FTO es importante en parte porque el bloqueo de patentes puede hacer que una tecnología de la universidad no pueda comercializarse o limitar su implementación futura.

Además, en las universidades, los inventores docentes a menudo responden a un conjunto diferente de incentivos que el personal de transferencia de tecnología.Entre las Líneas En comparación con una empresa privada en la que es más probable que los incentivos se alineen en torno a la comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) exitosa de productos, la estructura bifurcada en las universidades entre la producción de propiedad intelectual y su administración puede dificultar la evaluación coherente del riesgo o la creación de una cartera de propiedad intelectual. objetivos de negocio en mente.

Las instituciones del sector público también pueden perseguir objetivos que son sustancialmente diferentes de los apoyados por las estrategias de gestión de la PI en el sector privado.Entre las Líneas En ese sentido, el cálculo de sus evaluaciones de riesgo puede diferir. Por ejemplo, un objetivo institucional puede ser preservar el acceso amplio a las tecnologías inventadas o asegurar que las nuevas tecnologías se adopten lo más ampliamente posible. Si bien el uso de la propiedad intelectual de una institución del sector público, y por lo tanto su consideración del FTO y la exclusividad, para lograr estos objetivos puede diferir de las empresas comerciales privadas, una comprensión sólida del proceso básico y las características del FTO sigue siendo una habilidad crítica común para una gestión exitosa de la tecnología.

2. Tipos de derechos de propiedad intelectual que afectan a FTO
Como se resume a continuación, se pueden utilizar varias categorías distintas de derechos de propiedad intelectual para crear una cartera. Este capítulo enfatiza los tipos de derechos que generalmente se encuentran en las ciencias de la vida, como la biotecnología, los productos farmacéuticos y los dispositivos médicos. Naturalmente, problemas y oportunidades similares se presentan en muchos campos de la tecnología.

2.1 Patentes y secretos comerciales.
Estos dos primeros tipos principales de derechos de propiedad intelectual se basan en los conceptos de invenciones y know-how.

Más Información

Las invenciones son los aspectos prácticos y útiles de los descubrimientos y, por lo general, se incorporan al desarrollo de nuevas tecnologías. Una invención puede estar protegida por una patente de utilidad si cumple con los criterios legales especificados por la entidad gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) relevante.Entre las Líneas En los Estados Unidos, las patentes son otorgadas por la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. (PTO), que forma parte del gobierno federal. Los criterios incluyen novedad, utilidad y no obviedad. Las patentes se otorgan en respuesta a solicitudes presentadas que proporcionan una descripción escrita adecuada de la invención, enseñan cómo realizar y utilizar la invención y, en particular, señalan y reivindican claramente los elementos esenciales de la invención en una o más reivindicaciones escritas. Una patente es una subvención gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) del derecho de exclusión para evitar que otros realicen, usen, vendan, ofrezcan vender o importen la invención como se reivindica. La patente se otorga por un tiempo limitado: según la legislación actual de los Estados Unidos, la concesión de la patente vence 20 años después de la fecha de presentación de la primera solicitud que revela la invención reivindicada. Una cartera de patentes incluye todos los derechos de patente, incluidas las patentes emitidas y las solicitudes de patente pendientes, que corresponden a la invención y sus diversos aspectos y usos.

La categoría más amplia de conocimientos técnicos incluye tecnología e información que puede estar relacionada con invenciones o con su uso, comercialización, distribución o ventas, pero no es patentable. Dicha información, si se mantiene su estado de propietario, puede calificar para la protección de secretos comerciales. Los secretos comerciales son derechos de propiedad intelectual sobre tecnología e información no patentada que confieren una ventaja competitiva al propietario y, en general, son desconocidos. El estado de secreto comercial depende de la conservación vigilante del secreto al limitar el conocimiento del mismo a aquellos empleados clave u otros trabajadores que tienen una necesidad de conocer y al usar acuerdos y políticas de no divulgación adecuados. Los ejemplos de secretos comerciales incluyen ingredientes, métodos de fabricación, métodos comerciales y listas de clientes.Entre las Líneas En los Estados Unidos, si la información califica como un secreto comercial se determina de acuerdo con la ley estatal.Entre las Líneas En general, la ley aplicable confiere al propietario el derecho de evitar que otros copien o pirateen el secreto. Al igual que con las patentes, los recursos disponibles en caso de apropiación indebida de un secreto comercial incluyen daños y medidas cautelares.

Puntualización

Sin embargo, no hay remedio disponible cuando el secreto es descubierto de forma independiente por otro que actúa de buena fe y no se involucra en prácticas comerciales desleales.

Otros Elementos

Además, la protección de secretos comerciales cesa a partir de la publicación u otra divulgación pública del secreto por cualquier parte.

Una Conclusión

Por lo tanto, si bien los secretos comerciales pueden ser un componente importante de la cartera de PI para una tecnología en particular, pueden no funcionar como activos comerciales de la misma manera o en la misma medida que los derechos de patente. Por ejemplo, los secretos comerciales no se pueden mostrar, como suelen ser los derechos de patente, para atraer capital de inversión.

2.2 Derechos regulatorios y licencias.
Existen otras categorías de derechos de exclusión además de las patentes y los secretos comerciales.Entre las Líneas En los Estados Unidos, una categoría adicional importante incluye los derechos otorgados por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) de conformidad con la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. Por ejemplo, el estado de los medicamentos huérfanos proporciona un período de exclusividad de siete años para un nuevo medicamento desarrollado para tratar una enfermedad o trastorno que afecta a menos de 200,000 personas en los Estados Unidos. Una vez que se establece el derecho al estado de los medicamentos huérfanos a satisfacción de la FDA, la agencia generalmente se abstendrá de otorgar cualquier aprobación reglamentaria adicional a los medicamentos de la competencia desarrollados para la misma enfermedad o afección hasta que expire el período de exclusividad. No es necesario que el medicamento con el estado de medicamento huérfano otorgado sea patentable. De manera similar, para alentar el desarrollo de nuevos medicamentos para uso pediátrico, la FDA puede otorgar un período de seis meses de exclusividad pediátrica al primer desarrollador para establecer la seguridad y la eficacia en las poblaciones de pacientes pediátricos. Finalmente, para alentar el desarrollo de medicamentos genéricos al vencimiento de la protección de patente para un medicamento innovador, la FDA puede otorgar un período de seis meses de exclusividad al desarrollador del medicamento genérico, que es el primero en presentar una solicitud abreviada de medicamento nuevo (ANDA). Estos derechos y licencias regulatorias proporcionan activos comerciales importantes durante la vida comercial de la tecnología, en lugar de en su inicio o durante la fase de desarrollo.

2.3 derechos de autor
El derecho de autor se define como la protección otorgada a las obras originales de autoría que se fijan en un medio de expresión tangible (perceptible) que se puede copiar o reproducir de otro modo. El derecho de autor existe en obras literarias, obras musicales, obras pictóricas, obras audiovisuales, códigos de software, etc. Es importante tener en cuenta que los derechos de autor protegen la expresión, no el concepto o la idea subyacente.

Detalles

Los activos con derechos de autor que pueden ser relevantes para las industrias de ciencias de la vida incluyen bioinformática u otro software, documentos, contenido publicado en páginas web de Internet y material publicitario y promocional. Al igual que con las patentes, los derechos de autor son la concesión gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) del derecho de excluir o impedir que otros realicen y / o distribuyan copias de las obras y también del derecho de impedir que otros preparen obras derivadas. Existen límites y excepciones al alcance de este derecho de exclusión: el propietario no puede impedir el uso justo, que abarca la reproducción para fines tales como la presentación de noticias, críticas, enseñanza e investigación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto).

Otros Elementos

Además, según la ley actual de los EE. UU., Los derechos de autor solo duran toda la vida del autor más 70 años, o en el caso de un trabajo hecho por encargo, durante los últimos 95 años a partir de la primera publicación o 120 años desde su creación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Los remedios por infracción de derechos de autor incluyen daños monetarios, medidas cautelares que impiden la copia o distribución y órdenes judiciales que incautan o destruyen copias no autorizadas o los medios para crear o distribuir copias.

2.4 Identidad corporativa
En el comercio moderno, los principales tipos de derechos de propiedad intelectual que protegen la identidad corporativa de un propietario de tecnología, o su esfuerzo por desarrollar buena voluntad e identidad de marca, son marcas comerciales, marcas de servicio y nombres de dominio de alto nivel en Internet. Una marca registrada es cualquier palabra, frase, breve eslogan, diseño, símbolo o logotipo que identifique al propietario como la fuente de productos comerciales particulares.Entre las Líneas En la salud y la agricultura, las marcas comerciales pueden utilizarse para marcar productos como variedades de plantas o medicamentos. De manera similar, una marca de servicio identifica al propietario como la fuente de servicios comerciales. Como tales, las marcas registradas y las marcas de servicio se convierten en activos importantes durante la vida útil del producto comercial, en lugar de durante las fases de investigación y desarrollo. Lo mismo es generalmente cierto para los nombres de dominio de nivel superior (TLD), que pueden ser idénticos o incorporar la marca registrada. Según el derecho consuetudinario (en la mayoría de los países de tradición anglosajona también se aplica el término al sistema de common law o derecho común) de los Estados Unidos, los derechos de marca comercial surgen a través del uso comercial real de la marca. Preferiblemente, sin embargo, la marca registrada está registrada con el PTO de los EE. UU. Ya sea en el uso real en el comercio interestatal, o al mostrar una intención fidedigna de comenzar dicho uso dentro de un límite de tiempo especificado. El registro federal otorga a los infractores derechos de ejecución a nivel nacional y un aviso constructivo de la marca. La duración de un derecho de marca es coextensiva con el uso real de la marca en el comercio.

Informaciones

Los derechos de registro se otorgan por períodos de diez años, que pueden renovarse indefinidamente al demostrar que la marca permanece en uso comercial real. A la inversa, se puede cancelar una marca desde el registro si se demuestra que no se ha utilizado de forma continua en el comercio durante los primeros cinco años posteriores al registro, o en cualquier momento si se demuestra que se ha vuelto genéricamente descriptivo. La reproducción no autorizada o la falsificación de la marca, o de una imitación coloreada (confusa) de la misma, es un acto de infracción de marca registrada, al igual que la importación no autorizada de productos con marca registrada. Los recursos incluyen la concesión de un recurso permanente.

2.5 Derechos de los fitomejoradores.
Los derechos de los fitomejoradores (PBR) protegen variedades de plantas que se consideran nuevas, uniformes, estables y distintas contra la venta no autorizada para replantar. Las PBR generalmente no prohíben el uso de germoplasma como material de reproducción para la creación de nuevas variedades.

Puntualización

Sin embargo, se incluyó una excepción a esto en la versión de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, comúnmente conocida por sus siglas en francés, UPOV. Prohíbe la reproducción de una variedad esencialmente derivada de un progenitor protegido.5 En los Estados Unidos, los certificados de protección de variedades vegetales (PVPC) confieren protección contra el uso de germoplasma de semillas de propagación sexual. Las PVPC son administradas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) bajo la autoridad legal de la Ley de Protección de Variedades Vegetales de 1970.

Lo anterior no es una lista exhaustiva de los tipos de derechos de propiedad intelectual que pueden ser relevantes para una tecnología o producto en particular. Por ejemplo, las patentes de diseño pueden proteger un diseño original atractivo o distintivo de un artículo útil, como un dispositivo médico o de diagnóstico.Entre las Líneas En el campo de la biotecnología agrícola, aunque las plantas están generalmente protegidas por los derechos de patente de utilidad, o bien las patentes de plantas, que en los Estados Unidos otorgan protección contra el uso no autorizado de la mayoría de las plantas clonadas, o las PVPC se pueden obtener además o en lugar de su utilidad derechos de patente.

3. Objeto de la FTO.
El primer paso para llevar a cabo una investigación de FTO es definir qué se debe buscar. La precisión con la que se pueda definir el tema dependerá en gran medida de la etapa de desarrollo del producto u otra tecnología, así como de la naturaleza de la tecnología en sí. Por ejemplo, un producto candidato listo para entrar en el desarrollo preclínico requiere una búsqueda más sustancial que un gen recientemente descubierto o una ruta biológica.

Otros Elementos

Además, las herramientas de investigación y las tecnologías de plataforma pueden presentar restricciones únicas en el alcance de una búsqueda FTO. Por ejemplo, la búsqueda puede estar limitada a un campo de uso anticipado, o puede requerirse una búsqueda completa de todos los usos. Asimismo, la tecnología de fabricación y los métodos de uso pueden permitir la búsqueda de descripciones más o menos precisas de la materia. La fabricación suele implicar una serie de tecnologías diferentes, como los vectores de expresión génica y las células huésped, así como una serie de pasos de procesos diferentes. Cada una de estas tecnologías puede requerir una búsqueda individual, o la búsqueda puede centrarse en combinaciones específicas de tecnologías y / o procesos. Los métodos de uso pueden ser definidos de manera amplia o limitada; los campos relacionados y los usos colaterales (por ejemplo, los usos no autorizados de un agente terapéutico) también pueden requerir una búsqueda.

Otros Elementos

Además, se debe identificar el país o países en los que se debe buscar. Estos deben incluir cualquier país en el que las tecnologías puedan ser fabricadas, utilizadas o vendidas, así como cualquier país destinado a destinos para la exportación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto).Entre las Líneas En general, el tema a buscar debe definirse tan precisamente como lo permitan las circunstancias. Cuando una búsqueda es revisada o actualizada, se debe tener cuidado para refinar la definición del tema a buscar.

4. Cuándo realizar una búsqueda FTO
La prudencia debe ser la consigna que guíe la decisión de cuándo realizar una búsqueda inicial o actualizada de FTO. La decisión depende, en la práctica, de la naturaleza de los riesgos involucrados y el nivel de tolerancia al riesgo aceptable para el cliente. La siguiente es una breve encuesta de las consideraciones típicas que pueden guiar la decisión de participar en una investigación de FTO, así como la forma en que se debe definir dicha investigación.

4.1 Objetivos de negocio
Una regla práctica particularmente útil para determinar si realizar una búsqueda de FTO es revisar y clasificar la importancia relativa de los objetivos comerciales de una entidad. Esto debe ser hecho por el tomador de decisiones en consulta con el abogado. Para cada objetivo comercial, el abogado debe preguntar al responsable de la toma de decisiones si podría alejarse de ese objetivo, es decir, interrumpir todas las actividades en busca de ese objetivo. Esta evaluación está dictada por la disponibilidad de una orden judicial permanente como remedio para la infracción de varios tipos diferentes de derechos de propiedad intelectual, como patentes, marcas comerciales y derechos de autor. Varias consideraciones subsidiarias guían más este análisis.

Primero, ha quedado claro que, de acuerdo con la ley de los Estados Unidos, no hay exención de investigación: la decisión de Madey v. Duke indica que la investigación exploratoria o básica puede constituir una infracción de patente. Hasta ahora, las empresas comerciales no han demandado a las universidades por la infracción de las patentes utilizadas por su facultad en la investigación.6 De hecho, la decisión de una empresa comercial de hacer la vista gorda ante la infracción en el sector público tiene algún sentido económico. Si el propietario de una patente demandara y ganara un caso de litigio de patente en contra de una universidad, el titular de la patente tendría derecho a impugnar las medidas cautelares y daños, que, para el uso típico de tecnologías patentadas en la investigación básica, probablemente serían insignificantes y no lamentables.

Sin embargo, existe una exención de puerto seguro para la investigación y el desarrollo en relación con la presentación de solicitudes de aprobación regulatoria por parte de la FDA, incluidos los estudios clínicos y preclínicos. El alcance y los límites de este puerto seguro no se han establecido de manera concluyente, lo que requiere un análisis caso por caso.

Otros Elementos

Además, muchos países desarrollados tienen leyes similares que regulan si la investigación básica e investigación relacionada con la aprobación de nuevos medicamentos está exenta de infracción de patente. El alcance y la precisión de las leyes en este punto pueden diferir significativamente de un país a otro, y una discusión detallada está más allá del alcance de este capítulo.

En segundo lugar, y en vista de lo anterior, se debe considerar el alcance geográfico del mercado al que debe responder el objetivo comercial en cuestión. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Dado que los derechos de propiedad intelectual son otorgados por los gobiernos y son de naturaleza territorial, una investigación de FTO debe aplicar las leyes del país o países en los cuales se realizan actividades para alcanzar el objetivo comercial. Por ejemplo, toda la investigación, el desarrollo y la fabricación pueden tener lugar en los Estados Unidos, pero el mercado comercial puede incluir tanto a Europa como a los Estados Unidos.Entre las Líneas En otras situaciones, lo inverso puede ser cierto.

Más Información

Las investigaciones de FTO correspondientes deben identificar y evaluar los derechos de patente de terceros tanto en los Estados Unidos como en Europa.Entre las Líneas En el caso de un mercado mundial, el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) y una evaluación pragmática del riesgo pueden dictar que la evaluación FTO se limite a los principales mercados.

En tercer lugar, es importante considerar cuánto se ha invertido en el objetivo comercial hasta la fecha. Una inversión significativa, o una inversión que representa una porción significativa de los activos totales del negocio, aumenta la necesidad de una búsqueda de FTO. Este principio se ilustra a continuación en el contexto de una biotecnología o un producto farmacéutico para la salud humana. Otro enfoque, adecuado para evaluar FTO para una herramienta de investigación o tecnología de plataforma, es determinar si el uso de la tecnología está limitado a un proyecto específico (y menor). Si la tecnología se basa en n general, o apuntalará un importante objetivo comercial a largo plazo, una búsqueda de FTO debe considerarse pronto.

Una consideración relacionada es si el establecimiento y el monitoreo tempranos de FTO aumentarán el atractivo del objetivo comercial para los posibles inversores. Los inversores de capital de riesgo y los grandes inversores institucionales tienden a ser bastante sofisticados y están muy interesados ​​en los riesgos de propiedad intelectual relacionados con una tecnología o un plan de negocios de interés. Más recientemente, una estrategia de propiedad intelectual bien formulada es un requisito para los organismos de financiación (o financiamiento) que, además de apoyar la investigación, están dedicados a garantizar la pronta difusión de los resultados de un proyecto.

4.2 Riesgo de litigio por infracción de PI
Otra regla de oro es igualmente importante. El abogado y el responsable de la toma de decisiones deben evaluar juntos si el cliente puede tolerar el riesgo de litigio. La tolerancia al riesgo varía según la supervisión y las regulaciones gubernamentales, el estilo de gestión y la naturaleza de las actividades comerciales, pero también está estrechamente vinculado a los recursos financieros, incluida la disponibilidad y el alcance del seguro relevante. Al evaluar el riesgo y las consecuencias de un litigio por infracción, se debe tener en cuenta que, al menos en los Estados Unidos y Europa, el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) de la defensa es significativo.

Otros Elementos

Además, al menos en los Estados Unidos y el Reino Unido, las indemnizaciones por daños y perjuicios por infracción de patentes tienden a variar de grandes a bastante grandes. Los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) y daños legales, en su conjunto, pueden ascender a decenas de millones a cientos de millones de dólares estadounidenses.

Como se mencionó anteriormente, otro riesgo importante de litigio por infracción es que un tribunal emitirá una orden judicial permanente, por ejemplo, ordenando al cliente que cese sus actividades infractoras o, bajo ciertas circunstancias, ordenando la incautación, el embalse y / o la destrucción de bienes infractores.

Una Conclusión

Por lo tanto, la evaluación de riesgos debe tener en cuenta el valor de las oportunidades de negocio perdidas. Puede haber otros riesgos como consecuencia de la responsabilidad por infracción inicial, como las demandas de los accionistas y las acciones de investigación y / o ejecución de las autoridades reguladoras (por ejemplo, la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos [SEC] 7).

Sin embargo, se debe tener en cuenta que los litigios por infracción también son costosos para el demandante y no pueden llevarse a cabo cuando el uso no autorizado de la tecnología no amenace los objetivos comerciales del titular de la patente. El uso de tecnologías patentadas en el curso de la investigación académica en los Estados Unidos, por ejemplo, se ha demostrado que constituye una infracción, pero las demandas por infracción contra los investigadores académicos pueden proporcionar pocos beneficios al titular de la patente, ya sea a través de una orden judicial o mediante la recuperación de daños y perjuicios. El examen de las razones económicas y legales para los litigios por infracción puede ser particularmente importante para evaluar el riesgo de litigios por infracción por parte de investigadores en instituciones públicas y sin fines de lucro y en países en desarrollo.

4.3 Nivel de inversión
Un tercer marco útil para decidir cuándo realizar una búsqueda de FTO es determinar qué decisiones de negocios deben desencadenar la búsqueda. Será bastante sencillo identificar los tipos de decisiones que aumentarían significativamente los compromisos de recursos para un objetivo comercial específico. Tales discontinuidades en la estrategia comercial o la inversión financiera deben indicar la necesidad de una búsqueda inicial o actualizada de FTO. De hecho, muchas compañías han hecho que los proyectos pasen una serie de estudios FTO cada vez más rigurosos durante el curso del desarrollo. Una muestra de los cambios en la inversión que pueden merecer estudios de FTO nuevos o actualizados en el desarrollo de un nuevo fármaco biológico o farmacéutico se ilustra en el Cuadro 1. Los cambios de inversión análogos que pueden justificar un análisis de FTO también existen en otros campos, como el de agricultura y Biotecnología industrial.

5. Alcance de la investigación típica de FTO
Una búsqueda típica de FTO recorre todas las fuentes razonablemente disponibles que probablemente revelen derechos de propiedad intelectual relevantes de terceros.Entre las Líneas En su mayor parte, se trata de bases de datos computarizadas y motores de búsqueda capaces de examinar publicaciones de patentes, técnicas y comerciales de acceso público. Las patentes emitidas, las solicitudes de patentes publicadas y las publicaciones científicas / técnicas, así como las bases de datos de presentaciones de reuniones y otorgamientos de premios, pueden buscarse utilizando palabras clave, nombres de investigadores, nombres de cesionarios / propietarios y clasificaciones de la materia. Las bases de datos de secuencias biológicas, que incluyen secuencias tanto de ácidos nucleicos como de proteínas, se pueden buscar utilizando una secuencia de consulta. Los registros de las sucursales de asignación de patentes deben buscarse para revelar los nombres de las partes reales interesadas, así como las transferencias de propiedad. Se deben realizar búsquedas en los registros de anualidades de patentes y tasas de mantenimiento para verificar que las patentes identificadas como relevantes aún estén vigentes.Entre las Líneas En el frente comercial, los registros de la SEC de las empresas asignadas / propietarias identificadas que se negocian públicamente pueden buscarse en el sistema electrónico de recopilación, análisis y recuperación de datos (EDGAR) 8. Los informes de interés incluyen informes trimestrales (8-K) y anuales (10-K) de las empresas sobre el progreso hacia sus objetivos comerciales, que incluyen autoevaluaciones de riesgo. Una búsqueda en los registros de competidores conocidos puede revelar amenazas comunes al estado FTO, como los derechos de propiedad intelectual de terceros en amplias clases de moléculas (por ejemplo, proteínas de fusión) o tecnologías de fabricación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Cuando sea apropiado, los comunicados de prensa, los informes de noticias específicos de la industria y los informes de los analistas de acciones también deben ser investigados.

5.1 “Nivel uno” de investigación FTO
Como se mencionó anteriormente, no todas las investigaciones de FTO merecen el mismo alcance o profundidad de búsqueda.

Recuadro 1: Cambios en la inversión que merecen un análisis FTO de un nuevo medicamento o producto biológico

Recuadro 1: Cambios en la inversión que merecen un análisis FTO de un nuevo medicamento o producto biológico

La investigación en etapa exploratoria, o la consideración de un nuevo objetivo de negocios, puede requerir no más que una visión general e identificación de riesgos… Véase también:

• Riesgo Legal
• Riesgo País
• Aversión al Riesgo
• Riesgo Subjetivo
• Riesgo Percibido
• Riesgo Objetivo
• Riesgo Funcional
• Riesgo Comparativo
• Conductas de Riesgo
• Caracteres del Riesgo
• Riesgo Moral

La pregunta que debe responderse es si existen las llamadas patentes de bloqueo que impiden perseguir el nuevo objetivo. Esto se denomina estudio FTO de “Nivel Uno” para distinguirlo de análisis más profundos. El estudio de Nivel Uno solo evalúa información pública, generalmente en las siguientes dos categorías:

Búsquedas en bases de datos de patentes. Se realizan búsquedas por palabra clave, apellido, nombre comercial y secuencia de las bases de datos de patentes para revelar patentes relevantes y aplicaciones publicadas (que son posibles riesgos futuros).
Propiedad de patentes y búsquedas de estado. Las búsquedas de apellidos y negocios / nombres de entidades de los registros de las sucursales de asignación se realizan para revelar los intereses de propiedad, las transferencias de propiedad y otros derechos registrados que afectan a la propiedad. Si se considera prudente, los registros de la secretaria de estado también se pueden buscar para revelar cualquier transferencia o gravamen que no se haya registrado a nivel federal. Se realizan búsquedas en las bases de datos de anualidades / cuotas de mantenimiento relevantes para revelar si alguno de los riesgos de patentes identificados ha caducado por falta de pago.
5.2 “Nivel dos” FTO investigación
Hay muchas formas de diseñar e implementar búsquedas de FTO más profundas. La naturaleza de cada búsqueda es dictada por la definición precisa del tema a buscar y por el grado deseado de caracterización de riesgo del tomador de decisiones. Ambas consideraciones se basan, a su vez, en la importancia del objetivo comercial y la cantidad de recursos necesarios para lograrlo.

Una investigación FTO típica de “Nivel Dos” es considerablemente más sofisticada que una Nivel Uno, pero aun así solo requiere acceso a información pública. La evaluación de la información no pública requiere la cooperación entre las partes relevantes (por ejemplo, la diligencia debida de PI en apoyo de una alianza comercial) o una orden judicial (como durante la fase de descubrimiento de un litigio por infracción). Ambos están más allá del alcance de esta entrada.

Las búsquedas en la base de datos de patentes se llevan a cabo como se describe en la investigación de Nivel Uno, pero el análisis realizado sobre estos datos sin procesar va más allá de la mera identificación de posibles patentes de bloqueo.Entre las Líneas En su lugar, los derechos de patente se evalúan de manera sustancial para construir un panorama de patentes en el que las reclamaciones de patentes se agrupan por materia. Por ejemplo, un grupo puede abarcar vectores de expresión y ser subgrupos según el tipo de vector. Otro puede abarcar células huésped, incluidos tipos específicos de células huésped y sus métodos de cultivo.

Puntualización

Sin embargo, otro grupo puede abarcar la clase estructural a la que pertenece la droga de interés. Por ejemplo, todos los derechos de patente sobre proteínas de fusión se pueden agrupar, con subgrupos definidos según la clase de proteína de interés (por ejemplo, proteínas de fusión receptor-Ig).

Pormenores

Las agrupaciones se pueden configurar para educar de manera más efectiva al responsable de la toma de decisiones empresariales sobre cómo proceder.

Otra forma muy informativa de analizar los resultados de la búsqueda es construir una línea de tiempo de patentes sobre un tema similar o que se superponga. Solicitar las patentes y las solicitudes publicadas de acuerdo con sus fechas de prioridad (también conocidas como fechas de presentación efectivas) revela relaciones importantes. Por ejemplo, revela qué patentes son técnicas anteriores contra patentes más nuevas. Dado que las patentes solo pueden otorgarse si las reclamaciones son nuevas y no obvias sobre la técnica anterior, este análisis revela el predominio relativo de patentes anteriores y más amplias sobre patentes posteriores más estrechas. Existen muchas circunstancias en las que las reclamaciones definidas de manera amplia y limitada que cubren el mismo tema pueden coexistir y ser propiedad de diferentes partes. El análisis de la línea de tiempo de prioridad revelará si algunas patentes deben tener licencia o diseño para desarrollar tecnología alternativa. Este análisis también revelará qué partes tienen más influencia para buscar tarifas de licencia más altas. La inclusión de aplicaciones publicadas en la línea de tiempo permite al responsable de la toma de decisiones realizar conjeturas informadas sobre el alcance de las reclamaciones que probablemente se emitirán a partir de las solicitudes presentadas más adelante. Finalmente, proporciona una visión de las posibles interferencias. Único a la ley de patentes de EE. UU., Una interferencia es un procedimiento administrativo ante la Junta de Apelaciones e Interferencias de Patentes, en el que dos o más partes que reclaman el mismo tema en solicitudes de patentes separadas participan en un concurso para determinar quién fue el primero en inventar. Las reglas de procedimiento son estrictas, y el ganador recibe la patente.

Las publicaciones científicas y de patentes, incluidas las patentes y las solicitudes de patentes, ilustran el estado de la técnica existente en el momento en que se presentaron las solicitudes de patentes relacionadas. Se muestran las fechas de prioridad de cada patente y solicitud de patente en relación con las fechas de publicación de la literatura científica principal.

El análisis de las reivindicaciones de prioridad en los derechos de patente publicados también revela las relaciones familiares entre diferentes patentes y solicitudes publicadas. Las familias de patentes incluyen relaciones tanto verticales como horizontales. Una relación vertical o de linaje surge cuando una solicitud de patente posterior reclama el beneficio de una solicitud anterior relacionada que nombra al mismo inventor (o al menos un inventor común, en el caso de inventores conjuntos). Si la especificación (parte del texto de la solicitud) es idéntica a la aplicación anterior, pero las reclamaciones cubren un tema diferente, la aplicación posterior se llama una continuación o una división. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Si la especificación se ha editado para revelar más o menos información, y se han realizado los cambios correspondientes en las reclamaciones, la aplicación posterior se denomina continuación en parte. Las relaciones horizontales surgen en solicitudes extranjeras, contrapartes de la solicitud original presentada en otros países o territorios de patentes comunes. Dichas presentaciones en el extranjero se realizan en virtud de tratados bilaterales o regionales en los que dos o más gobiernos acuerdan reconocer recíprocamente la prioridad de las solicitudes presentadas en los territorios de los demás. El principal vehículo para generar familias horizontales de solicitudes de contrapartida es el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). El PCT proporciona un centro de intercambio de información preliminar en el que las reclamaciones se buscan y, opcionalmente, se examinan por una única autoridad examinadora. Tanto el informe de examen PCT como el informe de búsqueda PCT están disponibles públicamente.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Muy a menudo, los análisis anteriores revelan un subconjunto de derechos de patente identificados que requieren un análisis detallado, incluido el asesoramiento al responsable de la toma de decisiones sobre el alcance de las reivindicaciones de patente. Este tipo de análisis se conoce como construcción de reclamaciones. Se requiere un abogado para obtener y evaluar las historias de los archivos de patentes. El historial de archivo (o historial de procesamiento) es el registro escrito de las negociaciones entre el solicitante de la patente y el examinador. La especificación de la patente (parte del texto) normalmente no cambia durante el proceso; sin embargo, el lenguaje de la reclamación cambia, a veces de manera bastante dramática. Por ejemplo, el examinador puede exigir que las reclamaciones se dividan en subconjuntos, que luego se procesan por separado en las solicitudes divisionales. Otros cambios en el lenguaje de la reclamación surgen de la necesidad de cumplir con los requisitos de patentabilidad, como la habilitación, la descripción escrita, la claridad, la novedad y la no obviedad. Incluso cuando las reclamaciones no se han modificado, el solicitante de la patente puede haber hecho comentarios que definen el alcance de la reclamación o que rechazan una interpretación amplia. Dichas observaciones se conocen como estoppel de envoltorio de archivo o estoppel de historial de enjuiciamiento porque el titular de la patente no está autorizado a hacer valer un alcance más amplio de la reclamación al aplicar la patente resultante.

En los Estados Unidos, el análisis del historial de procesamiento está restringido a las historias de patentes emitidas y solicitudes publicadas, ya que los archivos de solicitudes provisionales y no publicadas son confidenciales por ley.Entre las Líneas En la mayoría de los casos, los historiales de archivos de aplicaciones de contraparte extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) están disponibles para el público.

Una Conclusión

Por lo tanto, se puede obtener información sobre el alcance potencial de las reclamaciones patentables al obtener y analizar los historiales de archivos de una o más aplicaciones de contraparte en una familia de patentes.

Pormenores

Los historiales de procesamiento europeos están disponibles electrónicamente como archivos.pdf.

Más Información

Las historias australianas también se pueden obtener y con frecuencia son útiles porque el ritmo del examen en Australia es a menudo más rápido que en otros estados miembros del PCT. Cada solicitud de contraparte extranjera se examina de acuerdo con la ley de patentes del país otorgante, por lo que se debe esperar encontrar diferencias más o menos matizadas en el alcance y el formato de las reclamaciones patentables.

Además de analizar los historiales de enjuiciamiento, es necesario verificar las bases de datos de litigios de patentes apropiadas para determinar si alguna patente de interés se ha considerado inválida o inaplicable. También se debe revisar el sitio web de la PTO para ver si se ha declarado una interferencia que involucre una patente de interés. Los procedimientos de interferencia no son información pública, pero las decisiones finales de la Junta de Apelaciones de Patentes e Interferencias se publican públicamente. Del mismo modo, los registros de las oficinas de patentes extranjeras deben verificarse para determinar si alguna patente recientemente otorgada ha sido objeto de oposiciones de patentes. Una oposición es un procedimiento administrativo en el que cualquier miembro del público afectado adversamente por la concesión de la patente puede presentar argumentos en los que se exhorta a que la patente no se haya otorgado, es decir, no cumple con las leyes de patentabilidad del otorgante. Europa y Australia se encuentran entre los países que permiten la presentación de oposiciones dentro de un período de tiempo específico posterior a la concesión de la patente. El registro de procedimientos de oposición en cada país está a disposición del público.

Finalmente, una investigación de FTO prudente y exhaustiva incluye búsquedas de registros comerciales y de noticias, así como de registros de patentes. Los informes de noticias generales y específicos de la industria pueden revelar los nombres de empresas o titulares de propiedad intelectual sin fines de lucro que no se revelaron a través de las búsquedas en la base de datos de patentes. También pueden proporcionar descripciones generales útiles sobre el estado de la técnica o el mercado competitivo. Si están disponibles, los informes de los analistas de acciones sobre un sector industrial o un negocio individual son particularmente útiles. Dichos informes a menudo proporcionan evaluaciones independientes y de expertos del riesgo empresarial, incluidos los riesgos de PI. Como se mencionó anteriormente, el informe anual o las presentaciones de la SEC de un titular de derechos de propiedad intelectual proporcionan autoevaluaciones útiles de riesgo y competencia. Examinar el sitio web del titular de la patente y los comunicados de prensa pertinentes a menudo revelará si los derechos de patente en cuestión se corresponden con un objetivo comercial establecido. Dicha información proporciona al responsable de la toma de decisiones información valiosa sobre el modelo comercial del titular de la patente y la importancia, y por lo tanto el valor, que el titular de la patente otorga a los derechos de patente de interés. Por ejemplo, una universidad u organización sin fines de lucro puede tener una política establecida para otorgar licencias de sus derechos de propiedad intelectual a fin de continuar su misión de promover el conocimiento público o proporcionar beneficios públicos. De manera similar, las compañías de herramientas de investigación han adoptado modelos de negocios que se basan en licencias amplias de sus derechos de PI.Entre las Líneas En contraste, las compañías farmacéuticas innovadoras y las compañías de biotecnología pueden estar motivadas para preservar sus derechos de exclusión, de modo que las licencias pueden no estar disponibles, u ofrecerse solo en términos desfavorables.

5.3 Limitaciones
Es imperativo que el responsable de la toma de decisiones tenga en cuenta, al considerar los resultados de cualquier investigación de FTO o búsqueda de aprobación proporcionada por el abogado, que tales búsquedas son, por su propia naturaleza, limitadas. Primero, la búsqueda es limitada en el tiempo. Es posible que se hayan emitido nuevas patentes desde la última vez que se analizó FTO, y es por esta razón que se deben considerar las actualizaciones periódicas.Entre las Líneas En segundo lugar, la búsqueda se limita a la información de acceso público. Es imposible identificar todos los nuevos inventos realizados en el campo de interés o caracterizar los derechos de secreto comercial reclamados por los competidores u otras entidades comerciales. De manera similar, ninguna búsqueda de FTO puede identificar o analizar solicitudes de patentes no publicadas. Esta categoría incluye las solicitudes de patentes provisionales de los Estados Unidos, así como las solicitudes de servicios públicos que tienen menos de 18 meses (según la fecha de prioridad). Bajo la ley actual de los Estados Unidos, las aplicaciones de servicios públicos anteriores tampoco pueden publicarse si el solicitante ha solicitado la no publicación y ha rechazado el derecho de presentar solicitudes de contrapartida extranjera.

Otros Elementos

Además, como se mencionó anteriormente, los historiales de archivos de las aplicaciones estadounidenses no publicadas no están disponibles para el público. Por estas razones, una investigación de FTO puede necesitar ser actualizada regularmente. Si lo desea, puede instituirse un monitor automatizado basado en computadora para alertar al asesor legal sobre la nueva información de patentes tan pronto como esté disponible públicamente.

La información comercial también puede no estar disponible.

Más Información

Los objetivos comerciales de una empresa y el estado de sus proyectos de investigación y desarrollo, por ejemplo, no pueden ser divulgados públicamente. Del mismo modo, la información sobre los riesgos competitivos percibidos por la empresa puede no estar disponible públicamente. Si bien los juicios son una cuestión de registro público una vez que se presentan, las invitaciones para obtener una licencia de patente, las amenazas de litigio, las negociaciones de licencias y las discusiones sobre acuerdos generalmente no están en el registro público.

Informaciones

Los documentos corporativos, como los contratos que afectan la propiedad de la propiedad intelectual (por ejemplo, asignaciones, intereses de seguridad, acuerdos de desarrollo conjunto, contratos de servicios) generalmente no son registros públicos. De manera similar, los contratos que afectan el uso de los derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, licencias, acuerdos, opciones, acuerdos de transferencia de material, acuerdos de confidencialidad, acuerdos de empleo, acuerdos de consultoría, acuerdos de no competencia, contratos de servicios) generalmente no son registros públicos. La información comercial que influye en los resultados o la interpretación de un estudio de FTO no se puede revelar hasta que se lleve a cabo una investigación de diligencia debida como parte de una negociación de licencia, o hasta que comience la fase de descubrimiento de una demanda por infracción de patente.

Puntualización

Sin embargo, en ciertas circunstancias, la existencia de un documento corporativo que afecte la propiedad o el uso de material de derechos de propiedad intelectual para el negocio de una empresa que cotiza en bolsa puede revelarse en los documentos SEC de la empresa. Un documento se considera material si afecta el valor de las acciones de la compañía.

Otra área clave que generalmente no se puede explorar cuando se usa solo información disponible públicamente es si existen reclamos adversos a la inventora de derechos de patentes de terceros. Cada vez más, las disputas de inventores se están considerando en los litigios y otros procedimientos adversos como una forma de obtener una licencia de un copatrocinador compasivo recientemente agregado. Al igual que con la información comercial no pública, la existencia de posibles reclamaciones de inventores a menudo no se revela hasta que se lleva a cabo una investigación de diligencia debida con el consentimiento del titular de la patente o la fase de descubrimiento del litigio comienza.

6. El producto de una investigación FTO
El producto de una investigación de FTO realizada por un bufete de abogados o un abogado interno y comunicado al responsable de la toma de decisiones se reconoce de manera uniforme según la ley estatal de EE. UU. Como información privilegiada de abogado-cliente, y dependiendo de las circunstancias también puede incluirse en el producto de trabajo privilegio. Los resultados conservan su estado privilegiado siempre y cuando el cliente (que tiene el privilegio) elija no revelar la información a otros, o no se divulgue inadvertidamente. El privilegio de abogado-cliente se aplica al asesoramiento sobre los derechos de propiedad intelectual en la mayoría de los países europeos, así como en los Estados Unidos.

Puntualización

Sin embargo, es importante tener en cuenta que en algunos países los profesionales de las patentes no son abogados; por lo tanto, el grado de protección otorgado a los resultados de una investigación de FTO puede variar y debe establecerse de antemano. Suiza, por ejemplo, no reconoce el privilegio en las comunicaciones entre un profesional de patentes y un cliente, aunque lo hace entre un abogado y un cliente.

En muchas circunstancias, por ejemplo, cuando todo lo que se necesita es una investigación de FTO de Nivel Uno, los resultados de la investigación pueden ser simplemente el consejo oral del asesor legal para quien toma las decisiones. Dependiendo del propósito de la investigación de FTO, o donde se haya llevado a cabo una investigación de Nivel Dos más detallada, el abogado puede proporcionar un informe por escrito al tomador de decisiones. Por lo general, el informe incluye declaraciones breves del alcance de la búsqueda, así como una lista de las estrategias de búsqueda utilizadas (por ejemplo, palabras clave, secuencias, nombres de los asignatarios). El informe también incluye una lista de los riesgos de PI identificados por terceros. Un informe escrito de los riesgos identificados suele ser breve y redactado cuidadosamente debido a la posibilidad de que dichos comentarios funcionen como admisiones en contra del interés del cliente, si se pierde o renuncia el privilegio de abogado-cliente o producto laboral.

La característica más importante de cualquier documento que informe los resultados de una investigación de IP FTO es que se trata de un documento vivo; debe actualizarse a medida que la nueva información salga a la luz a través de un monitor o mediante un calendario regular acordado entre el abogado y el tomador de decisiones. El responsable de la toma de decisiones debe comprender que es posible que las decisiones deban modificarse o reconsiderarse a la luz de la información actualizada sobre los cambios en la naturaleza de los riesgos de PI que se monitorean, su estado o la propiedad intelectual emergente. Este proceso debe continuar mientras se persiga el objetivo comercial.

7. Estrategias de gestión de riesgos de PI
El proceso de asegurar o mejorar el FTO no se detiene una vez que los resultados de una investigación están disponibles. Más bien, los resultados de un estudio de aprobación proporcionan las herramientas y la inteligencia necesarias para determinar el curso de acción más deseable para el cliente (ya sea una empresa, una universidad u otra entidad sin fines de lucro) para tomar en cuenta el descubrimiento de una llamada patente de bloqueo.

Detalles

Los asesores (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como “assessors” en derecho anglo-sajón, en inglés) deben trabajar en estrecha colaboración con quienes toman las decisiones para desarrollar estrategias de gestión de riesgos de PI. El recuadro 2 presenta una encuesta representativa, pero de ninguna manera exhaustiva, de las principales estrategias que pueden considerarse. Se puede emplear cualquiera o una combinación de las estrategias de gestión de riesgos que se muestran en el Cuadro 2, según lo considere prudente y apropiado el responsable de la toma de decisiones que trabaje en consulta con un abogado. Estas y otras opciones son discutidas más a fondo por Krattiger.

Autor: Williams, 2007

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