Las Marcas

Este elemento es un complemento de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre las marcas. Nota: véase también lo siguiente:

• El texto sobre la Oficina de la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial
• El Marketing de la Marca

Visualización Jerárquica de Propiedad Intelectual

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• Asuntos Sociales > Cultura y religión > Política cultural > Propiedad literaria y artística

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto y Caracteres de Marcas

Definición y descripción de Marcas ofrecido por el Diccionario Jurídico Mexicano (1994), de la Suprema Corte de Justicia de México: (escrito por Genaro Góngora Pimentel) (En singular, del alemán mark.) Señal dibujada, pegada, hecha a fuego, etcétera, en una cosa, un animal o una persona por ejemplo, en un esclavo, para distinguirlo saber a quién pertenece.

Similitud, contagio y la magia de las marcas

Quizás había dos tipos principales de pensamiento: primero, que lo semejante produce lo semejante, o que un efecto se asemeja a su causa; y, segundo, que las cosas que una vez han estado en contacto entre sí siguen actuando a distancia después de que se haya cortado el contacto físico. El primer principio lo denominó, Frezer, “Ley de la Similitud”, por el que el mago deduce que puede producir cualquier efecto que desee simplemente imitándolo, lo que se conoce como magia homeopática. El segundo principio esbozado por ese autor es la “Ley del Contagio”, donde el mago infiere que cualquier cosa que haga a un objeto material afectará igualmente a la persona con la que el objeto estuvo alguna vez en contacto, ya sea que forme parte de su cuerpo o no, conocida como magia contagiosa.

El sistema de clasificación mágica de Frazer, que se distingue por los principios de contagio y similitud, ilumina también los principios de indexicalidad (basada en la contigüidad espacio-temporal) e iconicidad (basada en la similitud). Para referirse al primer ejemplo, el “putter” supuestamente utilizado por el profesional ejemplifica el principio de contagio, ya que el putter ha estado aparentemente en manos del profesional.

Puntualización

Sin embargo, la transferencia mágica también indicaría el principio de similitud si, como suele ocurrir, un consumidor compra un putter de la misma marca que el que utiliza un golfista famoso, aunque el golfista nunca haya tocado ese palo en concreto. Lo mismo ocurre con los efectos de la marca de las zapatillas Nike.

De hecho, los esfuerzos de branding de los profesionales del marketing se basan en los principios de indexicalidad e iconicidad para la eficaz transferencia mágica del contagio y la similitud a los consumidores. Los locales de venta al por menor, las tiendas “pop-up” y los eventos estratégicos de marca son lugares en los que los consumidores entran en contacto espacio-temporal con los bienes de consumo, indexando el poder de la marca anunciada a través de la proximidad contagiosa. Las tiendas de Apple son famosas por inclinar todas las pantallas de los ordenadores portátiles a 70 grados, lo que anima a los consumidores a ajustar la pantalla al ángulo de visión ideal, iniciando así su “experiencia multisensorial” táctil, de juego, fabricada en cada experiencia en la tienda. La imagen anunciada de la marca sugiere además a los consumidores una transferencia mágica de semejanza, o iconicidad, basada en la similitud, de modo que el poder mágico de la réplica, la imagen que afecta a aquello de lo que es imagen, en la que la representación comparte o toma poder de lo representado. Esto infunde en el consumidor una copia de algo a través de la mímesis, del “carácter y el poder del original”, y el poder de lo representado. Así, la imagen de marca afecta al original hasta tal punto que la representación comparte o adquiere las propiedades de lo representado. Así, por ejemplo, los hierros de golf promocionados por Tiger Woods en un anuncio de 2019, no sólo afirman que están “diseñados para hacer a todo el mundo más rápido”, sino que en realidad lo hacen basándose en la imagen fetichizada de la mercancía, que trata la mercancía como si el valor inherente a los propios objetos confiriera las propiedades socio-naturales de la cosa al usuario. Los consumidores sí se vuelven, creen, “más rápidos” en el golf por usar la misma marca que Tiger.

En otras palabras, las marcas transfieren un poder mágico a los consumidores al extenderles la “plusvalía” en forma semiótica, materiales adaptables y cualidades sensuales. Los principios de similitud y contagio promueven esta plusvalía a través de la imagen anunciada y el contacto con los puntos de contacto, creando una cualidad de “apertura” a la (re)significación. Esto significa que las marcas pueden “sustituir” de forma adecuada a diversas formas de socialidad humana y de apego del consumidor, lo que ofrece a los profesionales del marketing un mecanismo de transferencia “mágico” ideal para establecer relaciones con los consumidores en la publicidad, la comercialización de la moda y otras interacciones con los consumidores. La transferencia del valor de la marca puede amoldarse a las contingencias del mercado, a los cambios en la demanda de los consumidores y a las tendencias emergentes, de manera que las marcas abarcan toda una red de relaciones económicas, sociales y políticas modernas.

Entre los ejemplos de marcas que amplían las relaciones artificiales de socialidad y apego se encuentran los objetos presentados en tipos específicos de intercambio, como el Kula de las Islas Trobriand, ya que “‘hablan’ un lenguaje de negociación y valoración. También expresan una serie de emociones y se consideran parte de uno mismo.Entre las Líneas En estos casos, se supone que el “carácter místico” de la mercancía mejora las relaciones entre las personas y entre las cosas y se disfraza como la matriz “mágica de las cosas”. Las prácticas de marca son las que confieren a los mercadólogos una influencia tan generalizada entre los consumidores de hoy en día.

Régimen Jurídico de las Marcas en América

Nota: Para una visión de la propiedad intelectual en América, véase aquí.

Una marca comercial, según la Ley Lanham de Marcas Comerciales de 1947, es “cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo o combinación de los mismos adoptados y utilizados por un fabricante o comerciante para identificar sus productos y distinguirlos de los productos fabricados o vendidos por otros”. La propiedad puede designarse en la publicidad o en una etiqueta, envase o membrete mediante el uso de la palabra Registrado, el símbolo ® o el símbolo TM. Los registros de marca son expedidos a nivel federal por la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. del Departamento de Comercio por periodos renovables de 10 años.

La persona a cuyo nombre se registra una marca o a la que se le ha cedido puede impedir que otros:

• utilicen la marca en relación con productos competidores,
• utilicen la marca en el mismo sector comercial o en uno similar, o
• utilicen marcas o nombres tan similares a los registrados que personas razonables puedan confundirlos.

Algunas marcas famosas tienen un alto grado de reconocimiento por parte de los consumidores y están directamente asociadas a un producto o servicio específico. Para evitar la dilución de estas marcas, se les concede un mayor nivel de protección y pueden incluso estar protegidas de usos no relacionados y no competidores. Algunos ejemplos de marcas famosas son “Coca-Cola”, “Google” y “Nike”. Los símbolos utilizados para identificar servicios, a diferencia de los productos, se denominan marcas de servicio. Dado que los requisitos legales de las marcas de servicio son muy similares a los de las marcas comerciales, a menudo se hace referencia a ambas simplemente como marcas comerciales.

La ley de marcas también protege otros identificadores distintivos como los personajes comerciales -personajes de ficción como Betty Crocker, el Gigante Verde, el Pillsbury Doughboy y el hombre Marlboro-; los nombres comerciales -el nombre con el que una empresa hace sus negocios, como Microsoft o General Motors-; y los nombres de marca -los nombres registrados de productos como Windows o Cadillac-. En algunos casos, una empresa puede utilizar el mismo nombre comercial y el mismo nombre de marca; por ejemplo, Quaker Oats Company y Quaker Oats.

Ejemplo de este tema: La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) adopta un papel proactivo para evitar el uso comercial no autorizado de sus frases de marca registrada “NFL”, “Super Bowl” y “Super Sunday”. En lugar de la frase de marca registrada “Super Bowl”, ha habido frecuentes usos comerciales de la frase “el Gran Partido”. Cuando la NFL intentó registrar también esa frase, dos universidades que se han referido a su partido como “el Gran Partido” durante más de 100 años se opusieron, de acuerdo con la ley de Estados Unidos. La NFL anuló su solicitud de marca.

Imagen Comercial

La imagen comercial es un rasgo distintivo, no funcional, que distingue los bienes o servicios de un comerciante o fabricante de los de otro, de acuerdo con la legislación mercantil de Estados Unidos. La imagen comercial de un producto se refiere a su imagen total y puede incluir el color del embalaje o la configuración de los bienes. Algunos ejemplos de imagen comercial son el envase del pan Wonder, la configuración de las bandejas de las cenas congeladas Healthy Choice y la combinación de colores de las tiendas de sándwiches Subway. Buscar protección contra las infracciones de la imagen comercial puede ser vital para la supervivencia de una empresa.

Ejemplo de este tema: Anheuser-Busch, en una controvertida estratagema de marketing, produjo y distribuyó la cerveza Bud Light en latas que mostraban de forma destacada los colores de los equipos de las universidades locales. Algunas universidades se opusieron a este plan de marketing e informaron a Anheuser-Busch de que la empresa estaba infringiendo la imagen comercial de las escuelas. En lugar de arriesgarse a ser demandada por infracción de la imagen comercial, Anheuser-Busch accedió a todas las peticiones oficiales de dejar de producir latas de cerveza que mostraran los colores de los colegios.

Cómo se pierden las Marcas

La mayoría de las empresas que tienen marcas registradas gastan cantidades considerables de dinero en investigar, diseñar, registrar y publicitar sus marcas. Naturalmente, estas empresas las consideran una propiedad valiosa y toman las medidas adecuadas para protegerlas.

Sin embargo, muchas marcas se han perdido porque han tenido tanto éxito, o se han utilizado tan mal, que han entrado en el lenguaje como palabras corrientes. Es decir, para el público en general, la marca llegó a significar lo mismo que el producto, sin importar quién lo había fabricado. Tales palabras que se convierten en parte común del lenguaje se denominan genéricas. Muchas marcas que en su día fueron orgullosas posesiones de empresas concretas se han perdido de esta forma. Algunos ejemplos de estas antiguas marcas son escalera mecánica, queroseno, celofán, aspirina, frisbee y menta verde.

Ejemplo de este tema: Escalator era la marca registrada de una escalera móvil fabricada por la Otis Elevator Company. La marca Escalator de escalera móvil se publicitó ampliamente y el público en general empezó a utilizar la palabra escalera mecánica para referirse a “escalera móvil”. El fabricante llegó a anunciar en la revista Architectural Forum que Otis proporcionaba “lo máximo en funcionamiento seguro, eficiente y económico de ascensores y escaleras mecánicas”. Como el término escalera mecánica se había convertido en genérico, Otis perdió su marca registrada. En este ejemplo, al utilizar la palabra escalera mecánica de forma genérica, Otis no distinguió entre la marca registrada para su propio producto (escalera mecánica) y el término genérico para otro producto (ascensor). La propia Otis contribuyó así a demostrar que “escalera mecánica” se había convertido en sinónimo de “escalera móvil”. El anuncio de la revista se utilizó como prueba en el procedimiento ante la Oficina de Patentes y Marcas, que condujo a la cancelación de la marca Otis.

Proteger una Marca

Según la legislación federal, el propietario de una marca pierde los derechos sobre ella “cuando cualquier conducta del solicitante del registro, incluidos los actos de omisión o comisión, hace que la marca pierda su significado como indicación de origen”.

Es importante que todos los ejecutivos, todos los empleados y la agencia de publicidad de la empresa intenten proteger la marca de la empresa siguiendo algunas reglas básicas:

• No utilice nunca la marca sin el nombre genérico del producto. La marca comercial es un adjetivo propio y nunca debe utilizarse como adjetivo, verbo o sustantivo descriptivo común. Por ejemplo, es incorrecto decir “una fotocopiadora” (adjetivo común), “Por favor, fotocopie estos papeles” (verbo) o “La fotocopiadora está al final del pasillo” (sustantivo). El uso correcto sería “Una fotocopiadora Xerox”, “Por favor, fotocopie estos papeles” y “La fotocopiadora Xerox está al final del pasillo”.
• Nunca utilice la marca en forma posesiva. Es incorrecto decir “la excelente actuación de Ford”. La forma correcta sería “el excelente rendimiento de los automóviles Ford”.
• Nunca utilice la marca en plural. Es incorrecto decir: “El médico recetó Prozacs”. La forma correcta sería: “El médico recetó el medicamento antidepresivo Prozac”.
• Identifique siempre las marcas. Una marca comercial debe utilizarse siempre de forma que se distinga de las palabras que la rodean. Las marcas comerciales deben escribirse completamente en mayúsculas, con mayúscula inicial y entre comillas, o al menos con mayúscula inicial. El nombre genérico no debe escribirse en mayúsculas, de acuerdo con la legislación de Estados Unidos. Ejemplos correctos son desodorante SECRET, desodorante “Secret” y desodorante Secret. Las marcas comerciales también pueden identificarse con el símbolo ® o TM.
• Vigile continuamente la forma en que otros utilizan sus marcas. La mayoría de las empresas utilizan un servicio de recortes que informa periódicamente sobre la aparición del nombre de la empresa en las publicaciones supervisadas por el servicio. Cualquier uso indebido de las marcas del bufete debe señalarse a la atención del editor o redactor responsable. En caso de que surja una impugnación de la propiedad de la marca por parte de la empresa, el registro de estos esfuerzos podría utilizarse como prueba de que la empresa ha tomado medidas positivas para proteger su marca.

Aplicación del Derecho de Marcas al Ciberespacio

Una empresa debe ser extremadamente vigilante para asegurarse de que su valiosa marca está protegida en el ciberespacio.

Nombre de Dominio

Un nombre de dominio es un identificador único que sirve de dirección para una página web. Consta de varios caracteres y números, seguidos de un sufijo que puede ser .com, .org, .gov, .edu o similar. Es extremadamente importante para las empresas que posean la secuencia de caracteres y numerales para que los usuarios de la web puedan ser dirigidos correctamente a la página de la empresa, en la que el usuario puede desear realizar un pedido para adquirir bienes o servicios, ponerse en contacto con la empresa o saber más sobre los productos o el negocio de la empresa. En consecuencia, la ley de marcas se aplica a la propiedad de los nombres de dominio.

En la actualidad, una empresa privada se encarga de asignar los nombres de dominio. Sin embargo, no se concederá a un particular o a una empresa el uso de un nombre de dominio a menos que primero se comprometa a no infringir la marca comercial de nadie más.

Registrar o utilizar el nombre de dominio de otra persona o empresa de mala fe con el fin de obtener un beneficio se denomina ciberocupación. La Ley de Protección del Consumidor contra la Ciberocupación de 1999 lo considera ilegal. Uno de los muchos propósitos de la ley es impedir que alguien compre nombres de dominio y luego los revenda a las empresas propietarias de la marca. Para ganar un pleito utilizando esta ley, una empresa tendría que demostrar al tribunal que:

• Hubo mala fe por parte del ciberocupante, de acuerdo con el derecho mercantil de Estados Unidos.
• La empresa es propietaria de la marca.
• La marca es distintiva.
• El nombre de dominio utilizado por el ciberocupante es idéntico (o confusamente cercano) al nombre de marca propiedad de la parte demandante.

Revisor de hechos: Hamilton

No Logotipo, la Tiranía de las Marcas

Esta es una obra clásica, escrita por N. Klein.

La publicidad chic ya no vende objetos, sino que ensalza las virtudes de las marcas. Un cartel así propone una marca de moda como un estado de ánimo, sin mostrar una sola prenda, con una mujer desnuda: La Ciudad. Es este branding de nuestro inconsciente lo que la canadiense Naomi Klein analiza en No Logo, traducido por Actes Sud en 2001, un año después de su publicación en Canadá (A. A. Knopf, Toronto). La palabra podría haberse traducido por branding, ya que en francés, como en inglés, la operación se aplica al ganado. Este asombroso libro demuestra que la nueva forma de invasión del espacio mental anuncia el fin del espacio público. Forma parte del movimiento anticorporativo, hostil a las marcas y a su estrategia de globalización.

Tras haber sufrido de niño el aspecto hippy de sus padres, el autor forma parte de esta generación “criada con la televisión y que quiere recuperar su cerebro”. Aunque ello implique sumergirse en la tediosa literatura del marketing. Así fue como descubrió que, para los anunciantes, los consumidores “son como las cucarachas: se les rocía, se les rocía y, al cabo de un tiempo, son inmunes”. En 1992, los anunciantes estadounidenses se alarmaron al descubrir que las cucarachas, ahora totalmente inmunes, sólo compraban productos baratos y anónimos. El precio de un paquete de cigarrillos Marlboro tuvo que bajar un 20%, y “un selecto grupo de empresas intentó liberarse del mundo material de las mercancías, la fabricación y los productos para existir en otro plano”.

Una vez externalizada la fabricación, el marketing puede absorber hasta el 85% de los gastos de una empresa. El 100% de los gastos de una empresa. Amanecía una nueva edad de oro para Madison Avenue. Pero los clientes obtenían el valor de su dinero. Ya no se trataba sólo de carteles o páginas de revistas. Puede enviar comandos a un barrio pobre para colocar pegatinas. Como Nike, puede optar por no perseguir la falsificación o el hurto, porque lo más importante es que la gente vea el logotipo. Puede publicar en la prensa el retrato de una celebridad en torno a su marca. En comparación, el espacio publicitario vendido abiertamente como tal parece una infamia que hay que evitar a toda costa, para desesperación de los propietarios de periódicos.

Este branding mediático triunfa en Internet, donde “las empresas no se limitan a vender sus productos en línea, sino que venden un nuevo modelo de relación entre medios de comunicación, patrocinadores y financiadores”. Muchos músicos deben su fama únicamente a la publicidad de Gap, lo que invierte de hecho la relación patrocinador-artista. Pero la marca más “instructiva” se refiere a la educación.

En Francia, por ejemplo, en el marco de su campaña por el respeto en la escuela, la autoridad educativa francesa ha abierto su página web a la marca de prêt-à-porter femenino Morgan “porque la marca comunica sobre el amor”. En Estados Unidos, una escuela llegó a expulsar a un alumno por atreverse a llevar una camiseta de Pepsi el Día de la Coca-Cola. Las clases obligatorias de televisión, con anuncios, cuestan a las escuelas primarias el doble que una suscripción por cable, pero las escuelas más pobres no pueden prescindir de ellas. Desgraciadamente, el profesor, que no puede ajustar el volumen del sonido, parece muy anticuado en comparación con el equipo proporcionado. Mientras, entre los adultos, la protesta política se convierte en un eslogan para la ropa o en un cliché para una serie de televisión con un sentido del humor sutilmente subido de tono.

Tras este primer capítulo sobre la expansión de las marcas, titulado “Espacio cero”, llega “Elección cero”, en el que el autor nos muestra cómo la cafetería local será comprada por la cadena de café Starbuck’s, precisamente porque tiene éxito. El comercio minorista ha cambiado. La tienda de marca nos ofrece un cambio de escenario, donde la compra adquiere un significado en sí misma, desconectada del producto. Es el caso de las librerías de la franquicia Barnes & Noble, con sus falsas chimeneas y sus profundos sillones.

La otra cara de la moneda se llama “Zéro Boulot”, título del tercer capítulo. En el lado de la venta al por menor, abundan los trabajos extraños. McDonald’s se toma la molestia de explicar que sus empleados “algún día tendrán un trabajo de verdad”. Un abogado, por ejemplo. En otros lugares. Porque no está previsto servir hamburguesas y criar niños al mismo tiempo. En cuanto a la producción, sospechábamos lo peor. Pero el autor ha conseguido entrar en una zona franca industrial en Filipinas. No Logo es una lectura obligada sólo por esta investigación. Estas cien hectáreas donde se fabrican marcas mundiales son el único lugar donde mantienen un perfil bajo. Los jóvenes que allí se encuentran no han elegido nada. Proceden de tierras expropiadas para cultivos de exportación y sólo sueñan con pequeños huertos. Mientras tanto, se organizan, en condiciones increíbles, y trabajan, señalan, no en una fábrica, sino en una bolsa de trabajo. A la menor señal de problemas, las instalaciones y sus patrocinadores podrían desaparecer y huir a nuevas tierras.

Klein recrea las apacibles discusiones de las tardes en los trópicos, la tristeza y las risas de estos jóvenes sacrificados. Luego su indignación por los precios astronómicos en Occidente de los productos que fabrican. Los sindicatos invitan ahora a los trabajadores del Tercer Mundo a Estados Unidos para que hagan estas observaciones. Y los estudiantes estadounidenses están obligando a sus universidades a dejar de comprar productos de las zonas de libre comercio, para asombro del New York Times, que los creía despolitizados.

El último capítulo, “Logotipo cero”, trata sobre la recuperación del espacio público y mental. El movimiento británico Reclaim the Street sale a la calle para celebrarlo, sobre todo durante las manifestaciones contra la OMC. Las feministas escriben “dame de comer” en los carteles de las modelos con las mejillas hundidas. Otras les tiznan los ojos y les dibujan un doble rastrillo en la boca. El arte de la apropiación indebida querido por los situacionistas alcanza nuevas cotas en San Francisco. Si le gusta el humor negro, disfrutará leyendo esta obra atípica: un trabajo erudito al servicio de la subversión.

Revisor de hechos: EJ

Defensas contra la Infracción de Marcas: Jurisprudencia

Como ejemplo reciente, se expondrá un importante caso que tuvo lugar en Estados Unidos.

Jack Daniel’s Properties, Inc. contra VIP Products LLC (2023)

Mattel aplicó la prueba de equilibrio de la Primera Enmienda de Rogers v. Grimaldi (2d Cir. 1989) para resolver la reclamación de marca registrada contra Forsythe por utilizar “Barbie” en los títulos de sus fotografías. Véase Mattel Inc. v. Walking Mountain Productions.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

La prueba de Rogers exige la desestimación a menos que (1) el uso no autorizado “no tenga relevancia artística para la obra subyacente” o (2) “induzca explícitamente a error en cuanto a la fuente o el contenido de la obra”. Sustituye al análisis tradicional de la probabilidad de confusión cuando el titular de una marca impugna el uso de su marca en un contexto expresivo. El Segundo Circuito desarrolló la prueba en 1989, después de que Ginger Rogers se opusiera al uso de su nombre en el título de la película de Fellini “Ginger y Fred”. La película trataba de dos bailarines de cabaret italianos ficticios llamados Pippo y Amelia que imitaban al dúo de bailarines Ginger Rogers y Fred Astaire y se hicieron conocidos en Italia como “Ginger y Fred”. Dado que el uso de la película era artísticamente relevante, no hubo violación de la Ley Lanham. Rogers se ha aplicado normalmente en casos relacionados con títulos de obras artísticas – “Ginger y Fred”, “Barbie Girl”, “Barbie Malteada” y “Fondue a la Barbie”- pero también se ha extendido a otros usos expresivos. No todos los Circuitos han adoptado la prueba.

En 2023, un desafío a la prueba Rogers llegó al Tribunal Supremo, aunque en un contexto bastante diferente. VIP Products fabrica juguetes para perros “Silly Squeakers” que se burlan de marcas de bebidas con juegos de palabras como José Perro (José Cuervo), HeinieSniff’n (Heineken), Dos Perros (Dos Equis), Smella Arpaw (Stella Artois) y Doggie Walker (Johnnie Walker). Jack Daniel’s se opuso al juguete de temática escatológica de la derecha, que cambia “Jack Daniel’s” por “Bad Spaniels”, “Old No. 7 Brand Tennessee Sour Mash Whiskey” por “The Old No. 2 On Your Tennessee Carpet”, y “40% alc. por vol. (80 proof)” por “43% caca por vol.” y “100% oloroso”. El Noveno Circuito consideró que el juguete era una “obra expresiva” que “comunica un mensaje humorístico” y sostuvo que la prueba Rogers debía aplicarse a la reclamación por infracción de Jack Daniel’s.

En una sentencia “estrecha”, el Tribunal Supremo discrepó: “Sin decidir si Rogers tiene mérito en otros contextos, sostenemos que no lo tiene cuando un presunto infractor utiliza una marca de la forma que más preocupa a la Ley Lanham: como designación de procedencia para los propios productos del infractor”. Preocupado por el hecho de que “pocos casos llegarían siquiera a la indagación de la probabilidad de confusión si todos los contenidos expresivos activaran el filtro Rogers”, excluyó los usos de identificación de la fuente de la prueba de protección de la expresión de Rogers. Aquí el Tribunal encontró amplias pruebas de que VIP Products estaba utilizando los juegos de palabras de Bad Spaniels como indicador de la fuente. Sus documentos legales decían que era “la propietaria de todos los derechos de su marca e imagen comercial ‘Bad Spaniels’ para su juguete novedoso de goma duradera y chirriante para perros”. La etiqueta colgante del producto (representada a la izquierda) daba la misma importancia a su logotipo de marca registrada “Silly Squeakers” y al logotipo “Bad Spaniels”. Y había obtenido registros federales de marca para juegos de palabras análogos en sus otros juguetes, incluidos “Dos Perros”, “Smella Arpaw” y “Doggie Walker”.

Existía la preocupación de que el Tribunal Supremo se deshiciera de Rogers, pero el Tribunal parece haber dejado la prueba Rogers disponible para casos como el de Mattel y otros casos en los que el uso no autorizado de la marca de otro sirve a una función expresiva no relacionada con la marca. Lo que queda por ver es el alcance de los usos expresivos que se considerarán identificativos de la fuente cuando las pruebas sean menos claras de lo que lo fueron en Jack Daniel’s. Algunos títulos de obras expresivas denotan la fuente – por ejemplo, “para Dummies” es una marca registrada a nivel federal para guías que proceden de la misma fuente que los demás libros “para Dummies”. Si dicho título utiliza o imita un término registrado, ¿es ahora inelegible para Rogers? (Tenga en cuenta que con un título como “Excel® for Dummies”, el uso de “Excel” sería un uso legítimo nominativo). ¿Qué ocurre con un mensaje político en una camiseta que parece servir tanto de marca comercial como de comentario? Considere la hipótesis de la jueza Sotomayor en el argumento oral: ¿qué pasaría si “un activista coge el logotipo de un animal de la marca registrada de un partido político… y hace una camiseta en la que el animal parece borracho, acompañada de su eslogan ‘Time to Sober Up America’ (Es hora de que América esté sobria)” y empieza a vender esto como una línea de ropa popular? Si el partido político demanda por infracción, ¿es Rogers inaplicable?

En este caso, habiendo eliminado “el filtro Rogers”, el Tribunal devolvió el caso para un análisis estándar de probabilidad de confusión, dejando la puerta abierta para que VIP Products prevaleciera si había creado una parodia efectiva. El Tribunal explicó: “para tener éxito, la parodia también debe crear contrastes, de modo que su mensaje de burla o humor punzante quede claro. Y una vez hecho esto (si es que se hace), una parodia no suele crear confusión. El autodesprecio es una cosa; la autoburla, mucho menos corriente. Así que aunque el esfuerzo de VIP por ridiculizar a Jack Daniel’s no justifica el uso de la prueba Rogers, puede marcar la diferencia en el análisis estándar de marcas”. El Tribunal citó dos casos de tribunales inferiores relacionados con juguetes paródicos para perros que no encontraron probabilidad de confusión: Louis Vuitton Malletier S. A. contra Haute Diggity Dog, LLC (4th Cir. 2007) sostuvo que una línea de juguetes “Chewy Vuiton” no infringía las marcas de Louis Vuitton, y Tommy Hilfiger Licensing, Inc. contra Nature Labs, LLC (S.D.N.Y. 2002) concluyó que el perfume para mascotas “Timmy Holedigger” no infringía la marca “Tommy Hilfiger”.

Dicho esto, en un juicio sin jurado anterior en el litigio de Jack Daniel’s, el tribunal de distrito sí concluyó que existía probabilidad de confusión sobre el origen del juguete Bad Spaniels. (Extrañamente, concluyó tanto que los consumidores podrían pensar que Jack Daniel’s estaba detrás del juguete como que “el juguete, al crear ‘asociaciones negativas’ con ‘excrementos caninos’, causaría a Jack Daniel’s un ‘daño a su reputación'”. Esto último es relevante para la demanda de Jack Daniel’s de dilución por empañamiento que se tratará en el capítulo nueve). La conclusión del tribunal de distrito estaba “basada en gran medida en pruebas de encuestas”, y una concurrencia a la opinión del Tribunal Supremo de los jueces Sotomayor y Alito advirtió contra la confianza en tales encuestas: “Cuando una supuesta infracción de marca implica una parodia, sin embargo, existe un riesgo particular en dar un peso acrítico o indebido a las encuestas. Las respuestas a las encuestas pueden reflejar una creencia errónea entre algunos de los encuestados de que todas las parodias requieren el permiso del propietario de la marca parodiada… Las marcas adineradas con recursos para encargar encuestas tendrían un veto efectivo sobre la burla”.

Revisor de hechos: Williamson

Recursos

Véase También

Derecho de la Propiedad Intelectual, Derecho de Marcas, Derecho del Entretenimiento, Derecho Industrial, Economía, Economía Básica, Economía en General, Innovación Empresarial, Internacionalización, Internacionalización Empresarial, Inventos, Licencias, Marcas, Marcas Comerciales, Negocios Internacionales, Operaciones Empresariales Internacionales, Producción vegetal, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Propiedades Especiales, Secretos Industriales, Silvicultura y Pesca, Tecnología e Investigación
propiedad intelectual, secreto comercial, Ley de Espionaje Económico de 1996, pacto restrictivo, acuerdo de no competencia, imagen comercial de marca, ciberocupación, infracción de los derechos de autor, uso leal, similitud sustancial, patente de prueba, patente de diseño

Bibliografía

Alvarez Soberanis, Jaime, La regulación de las inversiones y marcas y de la transferencia de tecnología, México, Porrúa, 1979; Barrera Graf, Jorge Tratado de derecho mercantil, México, Porrúa, 1957, vol l; Mantilla Molina, Roberto I,., Derecho mercantil, 21ª edición, México, Porrúa, 1981; Rangel Medina, David, Tratado de derecho marcario, México, Editorial Libros de México, 1960, Sepúlveda, César, El sistema mexicano de propiedad industrial; 2ª edición, México, Porrúa, 1981.

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