El Derecho de Marcas

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A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Derecho de marcas

Véase la definición de Derecho de marcas en el diccionario.

Derecho de Marcas: Propósito

Una marca puede definirse como cualquier signo (o combinación de signos) que sea “apropiado para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas” (en particular, palabras, letras, dibujos, cifras, elementos figurativos, la forma del producto o de su envase) y sobre el que se haya adquirido un derecho exclusivo como consecuencia de su registro o uso (art. 15(1) ADPIC; véase también el art. 2 de la Directiva sobre marcas (Dir 2008/95) y el art. 4 del Reglamento sobre la marca comunitaria (Reg 207/2009), que añaden “que pueda ser objeto de una representación gráfica”).

Las primeras formas de marcas de producción se remontan a la antigüedad y se utilizaban sobre todo para indicar la propiedad, pero al parecer también para identificar la procedencia o el fabricante de los productos. En la Edad Media se desarrollaron las marcas gremiales, que permitían controlar el cumplimiento de las normas de producción impuestas por el gremio, y otras marcas que servían a efectos de identificación para la recaudación de impuestos. La primera prueba de una protección de derecho privado similar a la función moderna de las marcas, que garantizaba al consumidor la identidad del origen del producto de marca y era exigible en una acción entre particulares, se encuentra en el derecho moderno temprano (Sandforth’s Case (1584), citado en Southern v How (1618) 79 ER 1243 (KB)). El auge del comercio suprarregional, el desarrollo de grandes mercados de consumo y el aumento de la actividad publicitaria durante el siglo XIX crearon la necesidad de un derecho de marcas moderno que permitiera a los particulares hacer valer sus marcas como identificaciones de productos para garantizar la identidad de origen de sus mercancías, necesidad que fue satisfecha por la legislación de la época (Art XVI Loi relative aux manufactures, fabriques et ateliers 1803; Markenschutzgesetz 1874; Ley de Registro de Marcas 1875; Leyes Federales de Marcas de 1870, 1881 y 1905; Warenzeichengesetz 1894).

Desde los inicios del derecho de marcas moderno, su aparición estuvo acompañada de tratados internacionales, entre los que destaca el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 1883. Hoy en día, las partes más relevantes del derecho internacional de marcas se encuentran en el Convenio de París (revisado), el Acuerdo sobre los ADPIC, el Tratado de la OMPI sobre el Derecho de Marcas y (en lo que respecta al registro internacional) el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, incluido el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. Estos Convenios también son relevantes para la legislación europea sobre marcas, ya que la UE se ha adherido al ADPIC (y, por tanto, ha incorporado por referencia los artículos 1 a 12 y 19 del Convenio de París, el artículo 2(1) ADPIC) y el Protocolo de Madrid (Decisiones del Consejo 94/800 y 2003/793). En consecuencia, los tribunales de los Estados miembros están obligados -en virtud del Derecho de la UE-, cuando se les pide que apliquen normas nacionales dentro de un ámbito al que se aplica el tratado internacional y sobre el que la UE ya ha legislado (como las marcas), a hacerlo “en la medida de lo posible, a la luz de la letra y la finalidad” de las disposiciones de dicho tratado internacional (TJCE, asunto C-300/98 – Dior, Rec. 2000, p. I-11307, apartado 47; considerando 13 Dir 2008/95). A escala europea, la Directiva 89/104 sobre la marca comunitaria (consolidada en Dir 2008/95) ha armonizado partes sustanciales de las legislaciones de los Estados miembros, mientras que el Reglamento 40/94 sobre la marca comunitaria (consolidado en Reg 207/2009) ha creado un auténtico derecho de marca europeo. Los ámbitos vecinos de la legislación de la UE se refieren a la protección de las indicaciones geográficas (Reg 510/2006), el derecho de los dominios de Internet (Reg 874/2004) y el derecho de la competencia desleal, en particular la ley sobre publicidad engañosa y comparativa (Dir 2005/29; Dir 2006/114).

La protección de las marcas se considera una forma de propiedad intelectual, aunque con una lógica de protección bastante diferente de la ley de patentes o derechos de autor y mucho más cercana a la ley de competencia desleal (principios básicos). Mientras que las patentes y los derechos de autor se entienden normalmente como un incentivo para estimular la innovación tecnológica o artística y la creatividad con el fin de promover “el Progreso de la Ciencia y las Artes útiles” (Constitución de EE.UU. Art I s 8 cl 8), los derechos de marca son un “elemento esencial en un sistema de competencia no distorsionada”, que permite a las empresas “atraer y retener a los clientes por la calidad de sus productos o servicios, lo cual sólo es posible mediante signos distintivos que permitan identificarlos”, protegiéndolos así “contra los competidores que pretendan aprovecharse de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados ilícitamente con dicha marca” y asegurándoles los beneficios de la buena reputación (TJCE Asunto C-10/89 – HAG [1990] REC I-3711 párrafos 13 y ss; TJCE, asunto C-206/01 – Arsenal Football Club, Rec. 2002, p. I-10273, apartado 47).

Por esta razón, “la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia” y “garantizar que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad” (considerando 11 Dir 2008/95; TJCE, asunto 102/77 – Hoffmann La Roche, Rec. 1978, p. 1139, apartado 7; TJCE, asunto C-206/01 – Arsenal Football Club, Rec. 2002, p. I-10273, apartado 48).

Desde una perspectiva económica, la garantía de una identidad de origen, que permite distinguir los productos de una empresa de los de otra, reduce los costes de búsqueda de los clientes y contribuye a garantizar que las empresas que invierten en calidad se beneficien de las recompensas relacionadas con la reputación de sus productos o servicios (función de fomento de la calidad). Por lo tanto, los incentivos económicos de la legislación sobre marcas no se derivan de un derecho exclusivo sobre el uso y la explotación de algún bien inmaterial, como una invención o una idea (como en la legislación sobre patentes o derechos de autor), sino de la posibilidad de diferenciación de las marcas. En la medida en que los clientes se vean inducidos a diferenciar entre productos potencialmente sustituibles sobre alguna otra base (por ejemplo, la calidad, la reputación, el significado cultural asociado a una marca) que no sea únicamente el precio, tolerarán las diferencias de precio entre los productos. Escapar de la mera competencia de precios cobra cada vez más importancia en una economía globalizada en la que los costes de producción pueden reducirse trasladando las plantas a países emergentes, mientras que la “diferenciación de marca” permite mantener altos los precios de venta y defenderlos frente a los recién llegados que compiten exclusivamente en precios.

Otra función comercial más reciente de las marcas es su potencial como signos comerciales de comunicación entre una empresa y un cliente, lo que permite transportar un “significado cultural” que infunde a los productos comerciales alguna forma de estilo de vida valorado por la demanda. Otra función económica de las marcas -a este respecto similar a la de otros derechos de propiedad intelectual- es su potencial para que el titular del derecho controle la distribución mediante restricciones en los acuerdos de licencia que pueden excluir el agotamiento y permitir así al titular del derecho oponerse a la comercialización ulterior de los productos (TJCE, asunto C-59/08 – Copad, Rec. 2009, p. I-3421, apartados 52 y siguientes). La pluralidad de funciones de la marca se ha abierto camino recientemente en la jurisprudencia del TJCE, al sostener que las “funciones de la marca incluyen no sólo la función esencial de la marca, que es garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios, sino también sus otras funciones, en particular la de garantizar la calidad de los productos o servicios de que se trate y las de comunicación, inversión o publicidad” (TJCE, asunto C-487/07 – L’Oréal, Rec. 2009, p. I-5185, apartado 58).

Revisor de hechos: Schmidt

Análisis y Características de Derecho de Marcas

La fuerza primitiva de la marca como signo de reconocimiento sigue operando detrás del marco jurídico extremadamente técnico que la rige en la actualidad.

En el derecho moderno, una marca es un signo distintivo destinado a ser percibido por el público para designar productos o servicios. Por lo general, las marcas se contraponen a otros signos distintivos cuya función es designar un establecimiento, como un nombre comercial, una denominación social, un nombre comercial o incluso un nombre de dominio. También se contraponen a las indicaciones de procedencia, que indican el origen geográfico de un producto, o a las denominaciones de origen, que también indican el método de producción o fabricación.

La protección concedida al titular de un derecho de marca depende del cumplimiento de una serie de condiciones, relativas respectivamente a la determinación del signo distintivo y a la forma de adquisición y mantenimiento del derecho.

Origen y principios del derecho de marcas

Las marcas se han utilizado a lo largo de la historia mucho antes de que el Derecho se ocupara de definirlas y regularlas. Hoy en día, son objeto de multitud de normas nacionales e internacionales y han recibido una definición jurídica precisa.

Historia del concepto

La historia de las marcas en Europa se remonta a la Antigüedad, sobre todo en Grecia, donde las excavaciones arqueológicas han revelado cerámicas marcadas con pequeños arañazos o formas geométricas, pequeños dibujos realizados en el material aún maleable antes de la cocción. Los escritores han mencionado el uso de marcas, sobre todo Aristófanes en Grecia y Juvenal en sus Sátiras y Marcial en sus Epigramas en Roma. Pero a los juristas antiguos nunca se les ocurrió la idea de protegerlas con derechos especiales, aunque los signos colocados en las ánforas, en particular, permitían identificar el origen del producto o del lote de productos y evitar así confusiones durante el transporte, atribuir cada parte del cargamento a su legítimo propietario y determinar así la propiedad de los productos marcados, diferenciar productos aparentemente idénticos y, en su caso, dar una idea de sus cualidades. Así pues, desde el principio, la marca cumplió todas sus funciones, aunque su régimen jurídico no estuviera organizado.

Primeras definiciones medievales y modernas

El primer estudio jurídico de las marcas procede del jurista italiano Bartole (Bartolo da Sassoferrato, 1314-1357). Hacia el final de su vida, en un breve pero célebre tratado sobre las insignias y los escudos de armas -De insigniis et armis-, enumeró las cuestiones que planteaba su auge: ¿quién tenía derecho a reclamar un escudo de armas? ¿tenían precedencia sobre otras las insignias concedidas por el emperador? ¿en qué territorio estaba protegida una insignia? Estableció una distinción entre las insignias o blasones relativos a cargos y puestos, los concedidos por privilegio del príncipe y los adoptados libremente por particulares, siempre que se respetaran las prioridades de atribución a terceros para evitar el riesgo de confusión. Aunque esta clasificación tripartita de los signos resultaba atractiva, la idea de Bartole de que las marcas podían pertenecer a particulares sin que se les concediera un privilegio fue considerada subversiva por la nobleza.

Según otro gran jurista italiano, Balde (1319 o 1327-1400), las marcas podían asimilarse a un derecho de ocupación regido por las reglas de la prioridad de uso, atribuyéndose el derecho al primer ocupante. A partir de esta época, las marcas que gozaban de un privilegio otorgaban a sus titulares una presunción de propiedad. También existían marcas colectivas, pertenecientes a gremios o corporaciones, que garantizaban la calidad de la producción y el respeto de la artesanía tradicional. Estas marcas colectivas gozaban de privilegios reales que no sólo vigilaban a los gremios, sino que también protegían a sus clientes del fraude burdo. Los falsificadores eran severamente castigados. Un edicto promulgado por Carlos V en 1544 condenaba a los falsificadores de marcas a que les cortaran la muñeca derecha. El sistema de concesión de privilegios era por definición fragmentario, dirigido a cada gremio o corporación. Mal aplicado, la severidad de las penas impedía una represión real y eficaz, y el sistema fallaba en su objetivo: intimidar a los defraudadores.

Como consecuencia de la abolición de los privilegios y de los gremios, la legislación revolucionaria suprimió el sistema de marcas privilegiadas, pero desde luego no el derecho de marcas como tal, destinado a regular la libertad de comercio y de industria proclamada por la ley Le Chapelier de 1791. Incluso instituyó el registro y la protección de las marcas individuales mediante una ley del 25 de Germinal An XI para proteger de la falsificación a los propietarios de marcas registradas ante el secretario del tribunal de comercio del lugar de fabricación. Esta ley seguía previendo penas excesivamente severas, como la condena a galeras, que nunca llegaron a aplicarse.

Con la revolución industrial y la aparición de una producción en serie cada vez más estandarizada, las legislaciones nacionales modernizaron el régimen de marcas para impedir el comercio anónimo. Las marcas podían adquirirse por ocupación, es decir, por primer uso, teniendo el registro únicamente un carácter declarativo destinado a conferir una fecha determinada a la marca y permitir su defensa ante los tribunales penales en caso de infracción, mientras que las marcas no registradas podían protegerse en virtud de los principios que rigen la competencia desleal. Estos dos sistemas -adquisición de marcas mediante el uso y apropiación a través del procedimiento de registro- siguen coexistiendo en la actualidad, a pesar de que el derecho de marcas se ha armonizado.

Fuentes contemporáneas del derecho de marcas

A finales del siglo XIX, la internacionalización del comercio hizo necesaria la celebración de un convenio internacional sobre marcas, el Convenio de París, que fue ratificado por numerosos países, con la notable excepción de Estados Unidos, que no lo ratificó hasta 1989. Este convenio aún no preveía un organismo internacional que rigiera los derechos de marca. La Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) no se creó hasta 1967.

Entretanto, sin embargo, el crecimiento cuantitativo de las solicitudes internacionales de marcas fue posible gracias a la adopción del Arreglo de Madrid, concluido en 1891, que facilitaba el registro. Este Arreglo fue completado por el Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, que creó una clasificación internacional de marcas: una nomenclatura de productos y servicios clasificados en 42 categorías. En 1999, cincuenta y ocho países habían ratificado el Arreglo de Niza. El procedimiento de solicitud de marcas internacionales también se ha simplificado y armonizado gracias al tratado de la OMPI, ratificado por más de veintidós países en 1999.

Con un objetivo similar, la Comunidad Europea introdujo un sistema comunitario de registro de marcas e intentó aproximar las legislaciones de los Estados miembros adoptando una primera directiva sobre marcas el 21 de diciembre de 1988. Por último, aunque la Comunidad Europea no es parte en los acuerdos del GATT, sus Estados miembros los han adoptado. Los anexos de estos acuerdos contienen disposiciones relativas a los “aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio” (ADPIC), incluidas las marcas.

Además de las leyes que tratan específicamente de las marcas – la más reciente de las cuales, de 24 de diciembre de 1991, se incorporó al Código de la Propiedad Intelectual – existen disposiciones dispersas en otros códigos franceses. Por ejemplo, el Código de Consumo contiene disposiciones para proteger a los consumidores en relación con la publicidad de marcas, mientras que el Código de Salud Pública establece normas sobre marcas farmacéuticas y el Código Rural incluye normas sobre marcas y etiquetas de certificación.

Naturaleza y función de las marcas: Un derecho de propiedad

A diferencia del nombre comercial o del rótulo, que son derechos de uso protegidos exclusivamente por la acción de competencia desleal, la marca es un derecho de propiedad industrial que confiere a su titular un monopolio de uso, protegido por la acción de violación contra cualquier persona que la reproduzca, imite o utilice sin su autorización. Este derecho es un derecho de propiedad relativo a un bien inmaterial, como ocurre con las patentes, los dibujos y modelos, los certificados de obtención vegetal y las denominaciones de origen, que deben registrarse. Pero a diferencia de estos otros derechos de propiedad intelectual, a los que hay que añadir los derechos de autor, la marca no exige a su titular una actividad inventiva o creativa. Puede consistir en una señal banal, como una palabra del lenguaje cotidiano de la que un operador se apropia al registrarla.

La marca debe ser distinta del producto o servicio que designa. Este principio de independencia significa que los no comerciantes pueden registrar marcas y conservar su propiedad, siempre que las utilicen en un plazo de cinco años. Además, la naturaleza del producto sobre el que se coloca la marca no es obstáculo para registrarla, lo que significa que la licitud de la marca no se ve afectada por la licitud del producto, a diferencia de las patentes, que no pueden proteger una invención ilícita o inmoral.

Aplicar una marca a un producto o designar un servicio con una marca es un derecho facultativo debido al principio de libertad de comercio e industria introducido durante la Revolución por la Ley Allarde de 2 y 17 de marzo de 1791, que abolió los gremios. Sin embargo, determinados productos como los carburantes, los medicamentos, los naipes y las variedades vegetales deben designarse mediante una marca, cuyo registro y uso son obligatorios para dar cierta garantía a los productos.

Múltiples funciones

La función principal de una marca está claramente definida por el artículo L.711-1 del Código de la Propiedad Intelectual francés como “un signo susceptible de representación gráfica, utilizado para distinguir los productos y servicios de una persona física o jurídica”, y por la Directiva europea de 1989 como “los signos susceptibles de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas”. Por tanto, la finalidad de una marca no es tanto distinguir un producto de otro como diferenciar los productos o servicios de los fabricantes o prestadores de servicios de los de sus competidores. Esta función de diferenciación es esencial porque permite a los consumidores identificar el producto. De este modo, la marca es la encarnación de la competencia.

La función de indicación del origen se cuestiona a menudo debido a la concentración industrial y al mantenimiento o multiplicación artificial de las marcas. Los consumidores son fieles a un producto cuyo nombre de marca persiste a pesar de los cambios de titularidad, y pueden creer que entran en competencia cuando ya no existe, especialmente en el caso de productos de consumo cotidiano como el detergente o los productos alimenticios procesados. Aunque distinta de una indicación de procedencia, una marca, siempre que incluya signos que evoquen un país, también puede permitir a los consumidores conocer el origen geográfico del producto y ejercer su preferencia por el exotismo o el chovinismo. Pero también en este caso las apariencias engañan.

A excepción de las marcas de certificación, en Francia las marcas no garantizan en modo alguno la calidad de los productos, como ocurre en Estados Unidos. Suponiendo que la calidad de un producto sea constante, los consumidores son, no obstante, fieles al producto gracias a la marca, que lo individualiza y cristaliza el vínculo de confianza que se creó en un principio entre el productor y el consumidor. Esta función es especialmente válida para las marcas de prestigio de productos de alta calidad del sector del lujo (alta costura, relojes, perfumes, etc.).

La función publicitaria, que en un principio era accesoria, se considera hoy en día en la sociedad de la comunicación una de las funciones esenciales de la marca, y en algunos casos la única. De hecho, las marcas que han alcanzado un alto nivel de reconocimiento ejercen una función publicitaria autónoma hasta el punto de convertirse en mercancías en sí mismas, desconectadas del producto que designaban originalmente. Estas grandes marcas asumen progresivamente una función de comunicación política y económica, e incluso de sometimiento simbólico de los individuos, que va más allá de su función inicial. Este fenómeno las ha convertido en blanco de numerosos críticos, que las utilizan para señalar los vicios de la sociedad de consumo. El filósofo Peter Sloterdijk las considera una de las expresiones mortificantes de nuestras sociedades nihilistas. Los efectos imperialistas de las marcas en la guerra económica contemporánea interesan a muchos analistas que, como Naomi Klein en su libro No Logo. La tyrannie des marques, denuncian la naturaleza destructiva de las marcas acusadas de colonizar el espacio público y las mentes de los ciudadanos. Como instrumentos de conquista del mercado, las marcas, según esta interpretación, desarrollan una lógica de alienación global, imponiéndose tanto en los países pobres como en los desarrollados.

Desde un punto de vista jurídico, es cierto que en la era de la globalización y de la creciente internacionalización de los intercambios, la libertad de los titulares de marcas encuentra necesariamente límites no sólo en el derecho de la competencia, sino también, y más allá, en el respeto del espacio público, del medio ambiente y, por último, de los derechos fundamentales, en particular la libertad de expresión.

Determinar un signo

El proceso de elección de una marca implica criterios intrínsecos de validez del signo, que verifican su representabilidad, carácter distintivo y legalidad, y un criterio extrínseco, que verifica su disponibilidad.

Validez del signo

Dado que los signos que pueden constituir una marca deben definirse de la forma más amplia posible, se plantea inmediatamente la cuestión de los límites de esta definición. Aunque el signo visual siga siendo el más utilizado para caracterizar una marca, otros signos perceptibles por el oído, el olfato, el gusto y el tacto no pueden excluirse a priori del ámbito de definición de la marca. La mayoría de los sistemas jurídicos incluyen listas de signos que pueden utilizarse como marcas. Dado que estas listas nunca son exhaustivas, pueden imaginarse signos distintos de los previstos, siempre que puedan representarse gráficamente y sean distintivos. No obstante, algunos signos considerados ilícitos no pueden registrarse como marcas.

Representaciones gráficas del signo

Las legislaciones nacionales parecen conceder a los solicitantes de marcas constituidas por un signo “material”, es decir, perceptible visualmente, la mayor libertad posible. No obstante, conviene evitar una serie de escollos. En cuanto a los signos desmaterializados, los avances técnicos facilitan cada vez más su registro.

Marcas denominativas

Por lo que respecta a las marcas denominativas, las palabras de uso común, los extranjerismos y las combinaciones de palabras pueden constituir marcas. Sin embargo, puede ocurrir que una palabra de uso común no pueda registrarse como marca cuando se ha convertido en habitual en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio. Esta hipótesis se aproxima relativamente a los problemas que plantean los registros fraudulentos. Por ejemplo, el Tribunal de Apelación de Burdeos dictaminó la nulidad de una marca Château du paradis para vinos (7 de junio de 1994), siendo la palabra “paradis” un nombre común en la industria vinícola, donde varios viñedos de Burdeos la utilizan en sus nombres. Algunos términos se han vuelto tan comunes entre los profesionales que ya no pueden registrarse como marcas. Algunos ejemplos son los términos baquelita, celofán, plexiglás, aspirina y bífidus, que fueron rechazados por el grupo Danone, que pretendía monopolizarlos (Tribunal Regional de París, 15 de junio de 1989).

Los conjuntos de palabras pueden ser nombres compuestos o eslóganes. Algunos ejemplos son el eslogan-marca Lu et approuvé, o la frase de Rosemonde Gérard Chaque jour je t’aime davantage, aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain. El título de un periódico puede registrarse como marca, aunque cada número del periódico se considera una obra colectiva que difiere de un número a otro. En cambio, el título de un libro no puede registrarse como marca, ya que su finalidad es identificar una obra y no designar un producto.

Un apellido sí puede registrarse como marca, aunque sea un atributo de la personalidad. Se plantea entonces un problema práctico en el caso de los homónimos, ya que no se puede impedir que un homónimo utilice su apellido en el ejercicio de su actividad. El homónimo no puede utilizar su nombre como marca en un ámbito que compita con una marca registrada. Sólo puede utilizarlo como denominación social, nombre comercial o signo, siempre que gestione personalmente la empresa (para evitar acuerdos nominativos). Si el homónimo ejerce una actividad competidora, la solución jurisprudencial consiste en imponer distinciones adicionales para evitar la confusión, por ejemplo añadiendo un nombre y un diseño gráfico.

Un apellido registrado como marca se distingue jurídicamente de su función primaria -identificar a una persona del mismo modo que otros atributos de la personalidad- al transformarse en un objeto de propiedad inmaterial explotable y con carácter patrimonial. Esta comercialización de un patronímico no está exenta de problemas, sobre todo cuando la persona que cede el nombre es un diseñador, como hemos visto en el ámbito del diseño de moda. En estos casos, se acepta que el diseñador firme sus obras, aunque pertenezcan al mismo ámbito, con la única condición de que sean obras originales y no productos, es decir, reproducciones, para evitar la competencia desleal.

En principio, los nombres geográficos no pueden registrarse como marcas cuando constituyen indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, salvo que se trate de nombres de fantasía, como “Côte d’or” para los chocolates, “Wembley” para los globos, “Chicago” o “Columbia” para la ropa. Los nombres de viñedos, autoridades locales y nombres geográficos prestigiosos tampoco pueden constituir marcas registradas. Cuando se registraron “París” y “Champagne” para designar perfumes, los jueces consideraron que el prestigio que rodeaba al nombre de la capital o de la famosa denominación de origen era tal que nadie podía utilizarlo en beneficio propio.

Marcas figurativas

La legislación francesa contempla una serie de signos figurativos -dibujos, etiquetas, sellos, cenefas, relieves, hologramas, logotipos e imágenes generadas por ordenador- y, de forma más general, reconoce las marcas consistentes en formas. Puede tratarse de la forma del propio producto -si la forma es arbitraria- o de su envase (botellas de Cointreau, Coca-Cola u Orangina). Esta posibilidad no está reconocida en todos los países: en el Reino Unido, por ejemplo, el envase de un producto no puede registrarse como marca. La forma de un edificio, en particular de un monumento público, también puede utilizarse como marca, siempre que el titular de la marca no pretenda apropiarse de todas las representaciones del edificio o monumento (Torre Eiffel, Arco del Triunfo, etc.) y siempre que no se prive a los competidores de la imagen de un monumento típico de la región en la que se fabrica el producto en cuestión. Por último, la legislación francesa prevé que los colores, los matices de colores y las combinaciones de colores puedan registrarse como marcas, lo que ha puesto fin a una controversia sobre la validez de una marca consistente en un matiz de color, siempre que el matiz sea suficientemente distintivo.

Signos desmaterializados

La hipótesis de los signos desmaterializados se refería en primer lugar a los signos sonoros, mencionados por primera vez en la ley francesa de 4 de enero de 1991, que admitía los sonidos o frases musicales susceptibles de ser transcritos en un pentagrama. Para otros tipos de sonido, hubo que esperar a que se aceptara el uso de espectrogramas sonoros que registran el ruido y lo representan en un gráfico. Esto permitió registrar el escape de una moto Harley-Davidson y el rugido del león de la Metro-Goldwyn-Mayer. Los signos olfativos, gustativos o táctiles no suelen mencionarse en las listas de signos admisibles, pero podrían serlo si se dispone de técnicas para representarlos gráficamente. Sin embargo, todavía no se ha registrado ninguna marca gustativa, presumiblemente para proteger el secreto de fabricación que rodea la composición de estos productos.

Carácter distintivo del signo

El carácter distintivo es la condición fundamental para la validez de una marca, ya que se define ante todo por servir para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica. Este carácter falta cuando el término puede ser utilizado por competidores, por lo que la marca debe ser arbitraria o de fantasía en relación con los objetos a los que se aplica.

Definición de los signos distintivos

El artículo L.711-2 del Código de la Propiedad Intelectual francés define los signos distintivos de forma negativa: un signo no debe ser necesario ni genérico ni habitual, es decir, no debe constituir la designación ordinaria de productos o servicios que todos los operadores deben poder utilizar libremente para presentar sus actividades al público.

Un nombre es necesario cuando es inevitable para designar el objeto en cuestión, por ejemplo “sofá-cama” para un determinado tipo de mueble; también es probable que sean necesarias palabras populares, como “bagnole” para un coche. El nombre genérico es el que designa la categoría, la especie o el género al que pertenece el objeto; por ejemplo, el nombre “crédito libre” para la publicidad, los negocios, los seguros y los servicios financieros, o “ticket de comida” o “ticket restaurante” para designar este método de pago en los restaurantes. Por último, un signo es habitual cuando se utiliza habitualmente para designar un objeto en virtud de su naturaleza o propiedades; por ejemplo, el término “château”, utilizado tradicionalmente en Gironda para designar un vino, carece de carácter distintivo para los vinos debido a su carácter habitual.

La ley también estipula que el signo no debe ser descriptivo, es decir, no debe referirse a la composición, cualidades o características del producto o servicio designado por la marca. Este criterio plantea un problema a los anunciantes y diseñadores de marcas, ya que es difícil trazar una línea divisoria entre la descripción de un producto o servicio y el carácter evocador de la marca. De hecho, un signo resulta más atractivo y adquiere rápidamente notoriedad si evoca el producto o servicio en cuestión. La jurisprudencia, que rechaza las marcas exclusivamente descriptivas, tiende a aceptar las marcas evocadoras. Por ejemplo, se rechazó Étalon para designar un libro sobre caballos, pero se aceptó Pantashop para un servicio de venta de pantalones, Zeste para bebidas gaseosas con cáscara de limón y LOTO® para un juego muy antiguo.

Por último, un signo figurativo puede constituir una marca válida siempre que sea suficientemente distintivo del producto o servicio que designa. Este criterio no se aplica a los “signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza o la función del producto, o que confieren al producto su valor sustancial” (art. L.711-2 c).

Adquisición y pérdida de carácter distintivo

El Convenio de París permite tener en cuenta la duración del uso de una marca a la hora de examinar su validez. En consecuencia, algunas marcas que en un principio carecían de carácter distintivo han podido adquirirlo gracias al uso. Por ejemplo, la jurisprudencia francesa ha validado las marcas Camping Gaz, para designar las estufas de gas utilizadas para acampar, y Moutarde de Meaux, que se utiliza desde hace más de un siglo. Para adquirir carácter distintivo, el signo debe haber adquirido un “significado secundario” a través del uso, que sólo puede establecerse mediante muestreo.

En el sistema anterior al Acta de 1991, la jurisprudencia francesa consideraba que, para apreciar la validez de una marca, había que fijarse en el momento de la presentación de la solicitud, sin tener en cuenta el uso generalizado de la marca debido al éxito del objeto que designa. La ley de 1991, siguiendo la directiva comunitaria de 1988 que a su vez transponía la idea de degeneración de los derechos de marca desarrollada por el derecho americano, prevé la desaparición de una marca que se ha convertido en habitual.

Legalidad del signo

El principio de libertad de apropiación de un signo como marca está limitado por la imposibilidad de elegir un signo que sea contrario al orden público o a las buenas costumbres, engañoso o prohibido por pretexto especial.

Aunque el artículo L.711-3 del Código de la Propiedad Intelectual francés prohíbe la adopción de un signo contrario al orden público o a las buenas costumbres como marca o componente de marca, esta disposición rara vez se aplica. En el caso de la marca Opium para un perfume, se planteó una objeción al orden público y a las buenas costumbres, pero el Tribunal de Apelación de París (7 de mayo de 1979) se negó a considerar que el signo fuera contrario al orden público y a las buenas costumbres, en la medida en que “la palabra opium había adquirido, gracias a la abundancia de literatura, el sentido figurado de evasión en los sueños”.

Por otra parte, es frecuente que los tribunales anulen una marca por ser engañosa o equívoca, por ejemplo porque no contiene el producto evocado por el signo (por ejemplo, chicle “supermint” sin menta). Este control, destinado a proteger a los consumidores, comprueba la validez intrínseca del signo en sí y no el fraude o la falsificación del producto. El carácter engañoso se analiza sobre la base de las especificaciones mencionadas en la solicitud, y puede afectar a cualquier tipo de marca, siempre que sea posible engañar al consumidor respecto a la naturaleza, calidad u origen del producto o servicio. En los últimos años, por ejemplo, se ha denegado el registro de marcas basadas en la palabra “Euro” por dar la impresión de una garantía oficial. Lo mismo ocurre con las marcas basadas en la palabra “Pharm”, cuando designan productos que no están cubiertos por el monopolio farmacéutico.

Por último, varios textos nacionales e internacionales prohíben el registro y la utilización de determinados signos como marcas. El Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1883 excluye los escudos de armas, banderas y otros emblemas de los Estados signatarios o de las organizaciones internacionales de las que sean miembros, así como las siglas o nombres de estas organizaciones; los signos y punzones oficiales de control y garantía adoptados por estos Estados, así como cualquier imitación desde el punto de vista heráldico. La Convención Internacional de Ginebra de 6 de julio de 1905 hace lo mismo con el nombre y el emblema de la Cruz Roja. El Tratado de Nairobi de 26 de septiembre de 1981 sobre la protección del símbolo olímpico (los anillos y el lema) estipula que el Comité Olímpico Internacional es el único facultado para utilizarlo como marca o incorporarlo a una marca.

Disponibilidad del signo

Cuando un signo ha sido elegido para ser registrado como marca y es distintivo para los productos y servicios que se van a designar, sólo puede registrarse y constituir una marca válida si está disponible, es decir, si no infringe derechos anteriores.

Búsqueda de derechos anteriores

A nivel nacional, la búsqueda de derechos anteriores suele encomendarse a los abogados de marcas, que comprueban en el Registro Nacional de Marcas que el signo elegido no infrinja una marca anterior para productos o servicios idénticos o similares a los que el solicitante pretende distinguir. Pero las marcas no son los únicos derechos anteriores que pueden afectar a una marca y convertirla en infractora. Si existe riesgo de confusión en la mente del público, también puede tratarse de una denominación social, un nombre comercial o un signo conocido en todo el territorio nacional, una denominación de origen protegida, un derecho de autor, los derechos derivados de un diseño o modelo protegidos, los derechos de la personalidad de un tercero (apellido, seudónimo o imagen), el nombre, la imagen o la reputación de una entidad local, etc.

Dado que varios de estos signos anteriores están registrados, todos los solicitantes deben realizar una búsqueda previa de marcas y denominaciones sociales en el Institut national de la propriété industrielle (I.N.P.I.). También deben examinarse otros derechos anteriores, como los nombres de dominio, las denominaciones de origen francesas y extranjeras y los acrónimos conocidos, aunque no estén registrados como marcas. En cuanto a los derechos no registrados -nombre comercial, signo, derechos de autor, derechos de la personalidad y derechos de las entidades locales-, el solicitante sólo podrá apropiárselos como marca si obtiene la autorización del autor o de la persona cuyos atributos (apellido, seudónimo, imagen o voz) le interesen.

Los solicitantes deben tener cuidado de no intentar apropiarse de un signo conocido, ni siquiera para designar productos o servicios distintos de los explotados. De hecho, el principio según el cual una marca sólo sirve para distinguir productos o servicios de los de los competidores, conocido como principio de especialidad, no se aplica estrictamente a las marcas notorias.

Similitud

Una vez que el solicitante ha buscado todos los signos anteriores que podrían invalidar su marca o dar lugar a responsabilidad, también debe comprobar si los productos o servicios que desea explotar se consideran similares a los designados por una marca anterior. Existen dos métodos para evaluar la similitud, uno objetivo y otro subjetivo.

El método objetivo consiste en considerar similares los productos o servicios que son similares por su naturaleza o uso. Esto nos lleva a considerar que los barcos y las tablas de vela o la ropa y los zapatos son similares. Este criterio conduce a una apreciación restrictiva de la similitud y permite la coexistencia de marcas para productos relativamente similares.

El método subjetivo, en cambio, ofrece la posibilidad de considerar similares productos o servicios a los que el consumidor atribuye el mismo origen. En una época de concentración empresarial, este método amplía considerablemente el alcance de la protección de las marcas. En efecto, un producto que complementa un servicio (o viceversa) puede considerarse similar a este último, como ha dictaminado la jurisprudencia en relación con los productos de restauración y los alimentos cocinados.

Adquisición de derechos de marca

Los diferentes sistemas de adquisición

Si la marca es un derecho de ocupación y no de creación, existen en el mundo dos sistemas opuestos de adquisición de los derechos de marca.

La forma natural de adquirir una marca es mediante el uso, ya que es a través del uso como la marca cumple su función. Para proteger las marcas, algunos países han adoptado un sistema de uso atributivo, en el que el uso crea el derecho. El derecho a la marca pertenece entonces a la persona que primero hace uso de ella.

El uso puede considerarse como el único medio de apropiarse del signo, o puede estar respaldado por un registro, que puede o no estar sujeto al requisito del uso previo. Cuando el registro complementa el uso, demuestra la voluntad del usuario de hacer valer su derecho frente a terceros. La ventaja de este sistema de presentación de declaraciones para terceros es que queda claro no sólo el signo sobre el que se reivindica un derecho exclusivo, sino también los productos y servicios cubiertos.

Sin embargo, la seguridad de terceros puede exigir que el signo se registre para que nazca el derecho. Por este motivo, varios países imponen la presentación de derechos, en la que la presentación – seguida del registro – es la única forma de adquirir el derecho sobre la marca. Aplicado sin matices, este sistema de depósito constitutivo también presenta desventajas, en particular para las marcas notorias que no han sido depositadas o en caso de que se haya efectuado un depósito en fraude de los derechos de un tercero domiciliado en un Estado en el que sólo el uso confiere un derecho de propiedad sobre una marca.

El sistema estadounidense de adquisición de derechos mediante el uso

En Estados Unidos, los derechos de marca se adquieren mediante el uso del signo en el curso de la actividad comercial. Así pues, las marcas están protegidas sobre la base del common law. No obstante, es posible registrarlas en virtud de la Lanham Act de 1946. Sin embargo, a reserva de la excepción prevista para los solicitantes extranjeros, dicho registro sólo puede obtenerse si la marca ha sido utilizada previamente de conformidad con determinadas condiciones. El solicitante debe demostrar que la marca se ha colocado físicamente en un producto o en su envase, embalaje o en los prospectos o etiquetas relativos al producto o servicio.

La condición de uso, estrictamente analizada en aplicación de la Lanham Act de 1946, ha sido objeto de una valoración cada vez más amplia, de modo que el titular sólo tiene que probar en el momento del registro que un signo ha sido utilizado de buena fe en el curso de operaciones comerciales normales. Una Ley de 16 de noviembre de 1988 flexibilizó la Lanham Act en consonancia con esta práctica. Incluso introdujo la noción de “intención de buena fe de utilizar” la marca como base válida para presentar la solicitud, en consideración a los sistemas extranjeros en los que los derechos de marca se adquieren por presentación de la solicitud. Esta interpretación amplia del uso se aplica tanto a nacionales como a extranjeros.

El sistema mixto de atribución de efectos al uso y al depósito

Este sistema, previsto en la Directiva europea de 1988, se utilizaba en Francia antes de la Ley de 31 de diciembre de 1964. Sin embargo, sigue existiendo en otros Estados miembros de la Unión Europea, en particular en el Reino Unido, Italia y Dinamarca. Desde finales del siglo XIX, estos diferentes derechos han protegido tanto las marcas registradas como las usadas.

En el Reino Unido, las marcas registradas están protegidas por el derecho de marcas, mientras que las marcas en uso están protegidas por una acción de common law conocida como “passing-off”. La acción de usurpación de denominación exige que el titular de la marca de uso demuestre la reputación de su marca para los productos y servicios que designa, la confusión causada por la marca impugnada y el perjuicio resultante de esta confusión.

En Italia, una marca puede adquirirse mediante el uso, que puede admitirse por la mera circulación del producto en territorio italiano. Las marcas en uso están protegidas por acciones de competencia desleal, que requieren la prueba de un riesgo de confusión entre la marca en uso y la marca impugnada.

En general, en Europa, una marca en uso puede utilizarse para oponerse al registro de una marca que abarque el Estado miembro en el que se utiliza la marca en uso. Del mismo modo, el registro de una marca comunitaria puede denegarse en caso de oposición del titular de una marca de uso, aunque ésta se utilice en un solo Estado miembro de la Unión.

El sistema de presentación por atributos

Adoptado en Francia desde la ley de 1964, este sistema también existe en Alemania y Japón. También fue adoptado para la Unión Europea por el Reglamento comunitario de 20 de diciembre de 1993 relativo al registro, la protección y la defensa de la marca comunitaria.

Este Reglamento facilitó considerablemente la protección de las marcas en la Unión al crear un organismo para el registro de las marcas comunitarias, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), con sede en Alicante. No obstante, la Directiva europea de 1988 sigue permitiendo a los Estados miembros continuar protegiendo las marcas adquiridas por el uso, siendo la defensa de las mismas competencia de su propia legislación.

Aunque los distintos sistemas coexisten, tanto en la Unión Europea como en el resto del mundo, parece que, dado el aumento del número de registros, el sistema registral, que ofrece mayor seguridad, es, si no el preferido, al menos el que está en claro aumento. En 1870, sólo había 11.969 marcas registradas en Francia en el Conservatoire National des Arts et Métiers de París, pero las marcas podían adquirirse mediante el uso. En 1967, había 400.000 marcas registradas en todo el mundo, en casi 150 países en aquel momento. En 1992, esta cifra se había elevado a 1.200.000, y en el año 2000 rondaba los 2.500.000, según datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, lo que demuestra hasta qué punto el registro de marcas se ha convertido en parte integrante de la estrategia empresarial.

Registro de marcas

Control por la oficina nacional o internacional

El registro es la inscripción de la marca en un registro público gestionado por un instituto nacional o internacional de la propiedad industrial (Institut national de la propriété industrielle – I.N.P.I. para Francia; Oficina de Armonización del Mercado Interior – OAMI para las marcas comunitarias; Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI para las marcas internacionales basadas en una marca nacional). Este registro se efectúa a petición de la persona titular de un signo distintivo cuya apropiación como marca se reivindica.

Los cambios introducidos por la armonización del derecho de marcas en Europa se deben esencialmente a la creación de un procedimiento de oposición que permite a una oficina nacional denegar el registro de una marca cuando ha reconocido como justificada una oposición presentada por un titular de derechos anteriores.

El examen de la oficina nacional es incompleto, ya que no realiza una búsqueda del estado de la técnica. Se limita a comprobar que se han cumplido todos los trámites de presentación de la solicitud: identificación del solicitante, conformidad del diseño de la marca con los requisitos legales, exhaustividad de las clases de productos o servicios cubiertos por la solicitud. El examen de fondo se limita a examinar la validez intrínseca del signo, es decir, su licitud, su carácter distintivo y su representación gráfica. En cambio, no se comprueba la disponibilidad del signo, salvo en caso de oposición.

El procedimiento de oposición

En un plazo de dos meses a partir de la publicación de la solicitud en el Bulletin officiel de la propriété industrielle (B.O.P.I.), cualquier interesado puede presentar observaciones sobre la validez del signo. Sólo pueden presentar oposición los titulares de derechos constituidos por marcas anteriores (artículo L.712-3 del Código francés de la Propiedad Intelectual). Las observaciones de titulares de derechos anteriores como derechos de la personalidad, derechos de autor o denominaciones de origen no registradas pueden permitir al solicitante retirar la marca y evitar un litigio ante los tribunales.

La oposición se reserva a los titulares de marcas para evitar complicar el procedimiento de registro. De hecho, sólo la existencia de marcas anteriores registradas es fácil de probar, ya que otros derechos pueden ser contenciosos y requerir un examen en profundidad por parte de los tribunales.

El procedimiento es contradictorio, lo que significa que la decisión se notifica al solicitante, que puede presentar sus observaciones. La decisión del Director del INPI puede ser recurrida ante el Tribunal de Apelación. La oposición se considera desestimada por el Director del INPI si no se adopta ninguna decisión en un plazo de seis meses; esta decisión desestimatoria implícita puede ser impugnada por el oponente. Este procedimiento suspende el registro, a menos que el solicitante pueda demostrar que es esencial para la protección de su marca en el extranjero.

Obligaciones del titular de la marca

Los derechos del titular de una marca están sujetos a determinadas obligaciones. En primer lugar, aunque una marca nacional puede renovarse a perpetuidad cada diez años -y una marca internacional cada veinte-, el titular sólo puede conservar sus derechos sobre la marca si la utiliza. En segundo lugar, el titular también debe velar por que su marca conserve su carácter distintivo y no sea objeto de infracción.

Obligación de explotación

Esta obligación se introdujo para compensar la libre apropiación de los signos distintivos, que no son derechos de creación o invención de interés público, sino derechos de ocupación de interés privado. La finalidad del derecho exclusivo que otorga una marca es distinguir los productos o servicios de los de los competidores, y la esencia misma del derecho desaparece si no se utiliza el signo.

En Francia, desde la ley de 1964, la falta de uso de una marca está castigada con la caducidad, lo que significa que un tercero puede apropiarse libremente de la marca, salvo en el caso de una marca de certificación. El artículo L. 714-5 del Código de la Propiedad Intelectual francés prevé la misma sanción en aplicación de la Directiva europea de 1988, pero obligó al legislador francés a introducir dos nuevos supuestos de caducidad, para las marcas que hayan pasado a ser engañosas o genéricas.

La obligación de uso también impide la presentación de marcas “aluvión”, es decir, marcas registradas en todas las clases de productos o servicios, o la presentación de marcas con el único fin de ser revendidas a una empresa cuyo registro o extensión de sus propias marcas se ve obstaculizado.

No obstante, dado que la sanción de caducidad es especialmente grave, el Convenio de París exige que se conceda al titular de la marca un plazo razonable para preparar e iniciar la explotación tras el registro, y que el mismo titular pueda evitar la caducidad invocando una excusa legítima. La caducidad nunca es automática; debe solicitarse a un juez.

Obligación de mantener el carácter distintivo de la marca

Como se ha mencionado anteriormente, cuando una marca se convierte en el nombre común de un producto, pierde su carácter distintivo. La jurisprudencia tradicional francesa siempre ha sido reacia a aceptar que una marca pueda convertirse en común “por el simple uso generalizado sin culpa de su titular”, como demuestra una sentencia del Tribunal de Apelación de Lyon de 31 de octubre de 1958, relativa a la marca “Frigidaire”. La Directiva comunitaria de 1988 recogió el principio de la degeneración de los derechos del titular en su artículo 12.2, que prevé la caducidad cuando la marca “se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el cual esté registrada”.

En Europa, para evitar la caducidad, el titular de una marca notoriamente conocida debe tomar medidas razonables para advertir al público de que el signo es una marca protegida (aviso en la prensa, campaña publicitaria), advertir a los usuarios “institucionales” (organismos públicos, periódicos, emisoras de radio, cadenas de televisión, editores de diccionarios) contra el uso genérico de su marca pidiéndoles que utilicen otros términos o que utilicen la marca sólo entre comillas y con la indicación de que se trata de una marca registrada.

Cuando el signo distintivo de la marca se utiliza como una palabra del lenguaje corriente, sin mayúscula, su titular puede entablar una acción por infracción (por ejemplo, por el uso como sustantivos comunes de la palabra “bic” en una novela, o de la marca Caddie en un artículo de prensa). A diferencia de Estados Unidos, Francia no cuenta con disposiciones que obliguen a los titulares de marcas a utilizar las siglas TM (Trade Mark) y ⌖ (Registered Mark) para que cualquier consumidor pueda evitar equivocarse.

En Estados Unidos, la degeneración resulta de una evaluación objetiva del carácter distintivo del nombre a los ojos del público. Corresponde al titular de la marca demostrar, en particular mediante encuestas, que el nombre en cuestión ha seguido siendo una marca en la mente del público. Si el público considera que el nombre es una marca, a pesar de su uso actual, sigue siendo válido. Si, por el contrario, el público considera que la marca no es válida, a pesar de los esfuerzos del titular, la marca puede ser objeto de caducidad por degeneración, como ocurrió en particular con la marca “Thermos”.

El deber de vigilancia del titular

Los titulares de marcas no sólo tienen la obligación de vigilar el Bulletin officiel de la propriété industrielle para poder oponerse al registro de marcas que puedan vulnerar sus derechos, sino que también deben vigilar el mercado para poder hacer valer sus derechos sin que la aquiescencia les impida entablar acciones por violación de marca.

Aunque en derecho común -artículo 2232 del Código Civil-, como en el caso del derecho de propiedad literaria y artística, la aquiescencia no puede servir de base para ningún derecho, la Directiva europea de 1988 previó que la aquiescencia tuviera cierto efecto en materia de marcas. Por supuesto, la aquiescencia nunca implica el abandono tácito de la titularidad de una marca, pero restringe las prerrogativas de su titular al hacer inadmisible una acción por violación contra una marca posterior presentada de buena fe, si su uso ha sido objeto de aquiescencia durante cinco años.

El alcance de los derechos de marca

Un derecho exclusivo

El registro de una marca confiere a su titular un derecho de propiedad inmaterial consistente en un derecho exclusivo de uso o monopolio de uso, oponible a todos. No se trata, por tanto, de un derecho de propiedad normal. Al igual que en el derecho de patentes, el contenido de las prerrogativas del titular de la marca se define en términos negativos. Al especificar lo que los terceros no pueden hacer sin su consentimiento, la ley define el contenido de su derecho de explotación, a saber: el derecho a reproducir, fijar, utilizar o incluso retirar la marca para los productos y servicios designados en la solicitud y el derecho a ofrecer en venta, vender e importar los productos que la lleven.

Mientras que el artículo L.714-3 del Código de la Propiedad Intelectual francés establece que “el registro de una marca confiere a su titular un derecho de propiedad sobre dicha marca para los productos y servicios por él designados”, el artículo 5 de la Directiva europea sólo se refiere a un “derecho exclusivo”, sin comentar el concepto de propiedad, que remite a la idea de un monopolio absoluto, incompatible con las exigencias organizativas del Espacio Económico Europeo (EEE). Sólo este derecho exclusivo es la base de las reivindicaciones, del principio de libre transmisión de las marcas, de la posibilidad de licencia y pignoración, de la cotitularidad o de la creación de usufructos. Además, a diferencia de las patentes o los dibujos y modelos, se pretende que la titularidad de la marca sea perpetua, siempre que el titular lleve a cabo los trámites de renovación de la marca.

Especialidad y territorialidad de los derechos exclusivos

El derecho exclusivo conferido al titular de una marca está intrínsecamente limitado por los principios de especialidad, según el cual el monopolio del titular sobre el signo registrado como marca sólo se extiende a los productos y servicios cubiertos por el registro, y de territorialidad, en virtud del cual la protección obtenida por el registro sólo tiene efecto en el territorio cubierto por el registro.

Además, el artículo L.716-3 del Código de la Propiedad Intelectual permite determinados usos comerciales del signo, mientras que el Derecho europeo ha instituido la regla del agotamiento comunitario del derecho de marca, que se transcribe en el artículo L.713-4 del Código de Propiedad Intelectual francés, lo que significa que una vez que el titular de la marca ha consentido la circulación inicial de productos que llevan su marca en un Estado miembro del EEE, ya no puede oponerse a la libre circulación de estos productos dentro del EEE.

Sólo las marcas notorias o renombradas pueden protegerse más allá de su territorio de origen y de los productos y servicios que designan. Esto se debe a que la notoriedad constituye un derecho anterior en virtud del Convenio de París. Por tanto, el titular de una marca notoriamente conocida puede beneficiarse de la protección incluso fuera de los países en los que registró su marca. Dispone de cinco años para anular el registro de la marca de un tercero sin tener que basarse en su propio registro, y de un plazo ilimitado en caso de presentación fraudulenta. El renombre de una marca también da lugar a una evaluación más amplia de la noción de similitud entre los productos y servicios del titular de la marca notoriamente conocida y los explotados por el infractor.

Falsificación, violación de los derechos de marca

El artículo L.716-1 del Código de la Propiedad Intelectual francés establece que “la violación de los derechos del titular de la marca puede constituir una infracción de la que el infractor puede ser considerado civilmente responsable”. Diversos artículos del mismo Código enumeran los distintos actos constitutivos de infracción.

El artículo L.713-2a prohíbe a terceros no autorizados reproducir, utilizar o colocar una marca, o utilizar una marca reproducida, para productos o servicios idénticos a los designados en el registro. La infracción no se elimina añadiendo palabras como “fórmulas, modos, sistemas, imitaciones, géneros, métodos”. El artículo L.713-2b prohíbe retirar o alterar una marca debidamente colocada.

El artículo L.713-3 prohíbe la reproducción, el uso o la colocación de una marca para productos o servicios similares a los designados en el registro, así como la imitación de una marca y el uso de una marca imitada para productos o servicios idénticos o similares a los designados en el registro, sin autorización del titular, si existe riesgo de confusión por parte del público.

Por último, los artículos L.716-9 y L.716-10 prevén sanciones penales severas para la falsificación de marcas, la importación y exportación de mercancías que lleven una marca falsificada, la venta o incluso la simple posesión de mercancías que lleven una marca falsificada y la dispensación de mercancías distintas de las solicitadas con una marca registrada (salvo en el caso de los medicamentos genéricos dispensados por los farmacéuticos).

Límites del monopolio de marca

El título conferido a los titulares de marcas no se corresponde exactamente con un derecho de propiedad, ya que el monopolio correspondiente a un derecho de propiedad es absoluto, mientras que el del titular de una marca no lo es. El monopolio del titular sobre un signo que designa sus productos o servicios se concede fundamentalmente para permitir al consumidor distinguirlos de los demás dentro de una economía de mercado, regida por los principios de la libre competencia, que al mismo tiempo le confieren sus límites.

Así, el principio de libre circulación de productos y servicios en el territorio de la Unión Europea implica una apreciación restrictiva de la función esencial de la marca que, según el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), consiste en “garantizar al consumidor […] la identidad de origen del producto marcado permitiéndole distinguirlo sin confusión posible de otros productos” (Terrapin v. Terranova, 22 de junio de 1976). Del mismo modo, en Estados Unidos, el Tribunal Supremo dictaminó en 1916 que “la finalidad del derecho de marcas no es proteger las marcas, sino proteger el comercio”.

Cuando la marca va más allá de esta función y pretende controlar el mercado, no puede defenderse contra el uso que se hace de ella mediante una acción por infracción. Del mismo modo, cuando una marca se aleja de su función de informar a los consumidores para cumplir una función publicitaria, está sujeta a las normas de publicidad y competencia. Por último, los derechos de los titulares de marcas no pueden limitar la libertad de expresión cuando ésta se manifiesta con fines no comerciales.

El concepto de agotamiento del derecho de marca

El derecho de marca se limita a las fronteras del Estado que la ha registrado, ya que el Estado sólo puede consagrar un derecho subjetivo dentro de los límites de su soberanía. Por tanto, la marca nacional carece de efectos fuera de las fronteras nacionales, aunque puede servir de base para solicitudes de registro en otros países en virtud del Convenio de París, y la fecha del primer registro puede tenerse en cuenta si los demás registros se efectúan en un plazo de seis meses a partir del primero. Sin embargo, estas marcas extranjeras idénticas a la primera solicitud son, en principio, independientes entre sí al cabo de cinco años, lo que significa que los acontecimientos que afectan a la marca en un país (cancelación, caducidad) no la afectan en los demás. Sobre la base de este principio de territorialidad de los derechos, la doctrina alemana creó la teoría del “agotamiento de los derechos”, aplicada en Estados Unidos y posteriormente en la Comunidad Europea.

El principio se recoge en el artículo L.713-4 del Código francés de la Propiedad Intelectual: “el derecho conferido por la marca no permite a su titular prohibir su uso para productos que hayan sido comercializados en la Comunidad Económica Europea o en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento”. Esto significa que la primera puesta en circulación ha agotado los derechos del titular de la marca, no sobre su marca, sino sobre los productos marcados en cuestión. Por lo tanto, no puede invocar el derecho de marca que posee en un Estado miembro para impedir la importación de productos puestos en circulación en otro Estado miembro en el que también es titular de un derecho de marca. Tampoco puede prohibir a los revendedores, que comercializan habitualmente productos de la misma clase, que utilicen la marca según los usos y costumbres para anunciar la venta de productos designados con la marca, a menos que pueda demostrar que tal uso de la marca perjudica gravemente su reputación.

Límites al agotamiento del derecho de marca

El segundo párrafo del artículo L.713-4 añade: “No obstante, el titular podrá oponerse a cualquier nuevo acto de comercialización si puede alegar motivos legítimos relativos, en particular, a la modificación o alteración ulterior del estado de los productos”. Por ejemplo, el titular de una marca puede oponerse a que el importador lave los pantalones vaqueros (asunto Levis, Cass. com., 28 de enero de 1992), o a que el minorista rebaje los números de serie de los relojes.

El uso ilícito de una marca perteneciente a una red de distribución selectiva también es un motivo válido para anular el agotamiento de los derechos de marca, siempre que la red sea lícita con arreglo al Derecho de la competencia. En efecto, “el hecho de vender productos procedentes de una red de distribución no constituye en sí mismo una falta, pero la compra de estos productos en condiciones cuya ilegalidad o carácter fraudulento se revela por la negativa a justificar el origen, constituye un acto de competencia desleal” (Cass. com., 21 de junio de 1994). Lo mismo ocurre si se ha borrado la referencia, ya que el revendedor perjudica la imagen de la marca al dar a entender que el producto puede venderse fuera de la red (Cass. com., 19 de mayo de 1998).

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Al interés del consumidor podría oponerse el argumento de que los consumidores están suficientemente informados por la publicidad de los productos de lujo o de alta tecnología y que les interesa pagar el mejor precio por estos productos. Sin embargo, en el sector del lujo, el ambiente en el que se realiza la compra, el envase del producto y su presentación forman parte integrante de la imagen de marca del producto.

El problema del reenvasado de productos de marca se ha planteado especialmente en el ámbito de los medicamentos y los artículos de lujo. El TJCE ha aceptado que un importador pueda reenvasar el producto y volver a aplicar la marca del titular sin necesidad de la autorización de éste. Sin embargo, el importador debe notificarlo al Tribunal antes de comercializar el producto e indicar en el producto la identidad del envasador. No obstante, el titular de la marca puede oponerse a la circulación del producto si su reenvasado ha supuesto una modificación o alteración de su estado original.

Derechos de marca y libertad de expresión

En la medida en que las marcas transmiten un mensaje simbólico sobre la sociedad de consumo y las empresas que las poseen, se prestan a la crítica, especialmente a través de la parodia.

Derecho de parodia y caricatura

En términos de parodia, la marca es un objeto inusual en la medida en que no es una obra. Mientras que en el derecho de autor la parodia debe limitarse a la obra, esta condición no puede cumplirse en este caso. Una marca no puede ser caricaturizada por lo que es, sino sólo por lo que designa, es decir, los productos. Sin embargo, en nombre de la libertad de expresión, y siempre que existan motivos legítimos para ello, los tribunales han aceptado que una parodia de una marca pueda disociarse del producto al que se refiere.

Esta disociación no siempre se considera posible, como demuestra el pastiche del anuncio publicitario de BASF, “l’émotion intacte”. En la versión original, un busto del compositor Puccini lloraba al escuchar un aria de Manon Lescaut; en la versión pastiche, el busto de Kurt Waldheim lloraba al escuchar canciones nazis. El 9 de marzo de 1987, BASF presentó una demanda de medidas provisionales ante el Tribunal Regional de París, que prohibió la difusión de la secuencia por considerar que “es evidente que la película criticada puede asociar a la empresa alemana […], los productos que comercializa y la publicidad que utiliza a tal efecto, con las SS y la Alemania nazi evocadas por las canciones que la acompañan”. El pastiche de la secuencia constituía indivisiblemente un menosprecio de la empresa y de sus productos. No se trataba de competencia desleal, sino del derecho al respeto de la imagen de marca, distorsionada en este caso por una parodia malintencionada.

Si un competidor parodia una marca, puede considerarse desleal, ya que se presume que el competidor intenta captar a los clientes del titular de la marca. Por lo tanto, en términos generales, una parodia de una marca no debe ser una fuente de beneficio y no debe tener una finalidad interesada. Para ser lícita, una parodia de una marca debe por tanto salir de la esfera comercial jugando entre la parodia figurativa y el texto, o distinguiendo entre la marca y el representante de la empresa.

En otro caso, el sindicato C.F.D.T. de Michelin había distribuido un cartel en el que aparecía el famoso Hombre Michelin, disfrazado de hombre de Cro-Magnon con un garrote al hombro. El Tribunal de Apelación de Riom dictaminó que “lejos de denigrar la marca ‘Michelin’, el cartel era un homenaje al ‘fabricante de neumáticos número 1 del mundo’; en realidad, era un homenaje a la marca, inversamente proporcional a la crítica de la política social de la empresa”. De este modo, la parodia pudo disociarse del producto, ya que la primera se burlaba de una política social sin denigrar, por el contrario, a la segunda. Así pues, la crítica social de una empresa puede utilizar la marca como soporte, siempre que no denigre la calidad del producto.

En el asunto de “Les Guignols de l’info” contra el Presidente de PSA Peugeot Citroën, el Tribunal de Apelación de Reims, que se pronunció como tribunal de referencia el 9 de febrero de 1999, consideró que el objeto de la caricatura era el propio Jacques Calvet, que no se había establecido ninguna situación de competencia entre Canal Plus y PSA, que “no existían pruebas de competencia entre las dos empresas y que “no había riesgo de confusión entre la realidad y la caricatura y la sátira creadas por los ‘Guignols de l’info'”. Reunido en sesión plenaria, el Tribunal de Casación confirmó esta decisión, dictaminando que “los comentarios que cuestionaban los vehículos de la marca […] no podían disociarse de la caricatura del Sr. Calvet, de modo que los comentarios ofensivos entraban en el ámbito de la libertad de expresión sin crear ningún riesgo de confusión entre la realidad y la obra satírica”.

El derecho a la simple crítica

Lo que quedaba por hacer era que el principio constitucional de la libertad de expresión prevaleciera sobre el derecho de marcas, independientemente de cualquier sátira. Este paso lo dio el Tribunal de Apelación de París en dos asuntos resueltos el 26 de febrero de 2003, entre Greenpeace Francia y Esso S.A. y Areva, holding de la industria nuclear francesa, y el 30 de abril de 2003 en el asunto jeboycottedanone.com. La asociación Réseau Voltaire había registrado jeboycottedanone.com como nombre de dominio para denunciar, bajo el título “El ser humano no es un yogur”, el plan de reestructuración de la fábrica de galletas Gervais-Danone y el motivo especulativo de los despidos que implicaba.

El 23 de abril de 2001, el Tribunal de Grande Instance de París resolvió en procedimiento sumario que el uso de la palabra Danone en el nombre de dominio era lícito, ya que se trataba de “una referencia necesaria para indicar la finalidad del sitio polémico”, pero prohibió el uso del logotipo, que era “una reproducción servil de marcas semifigurativas conocidas […] y en modo alguno esencial para el objetivo alegado por el demandado”. Esta decisión reforzó la táctica de Gervais-Danone de demandar por infracción de marca, un delito comercial específico que se había convertido en una sanción a la libertad de expresión. El Tribunal de Apelación revocó la sentencia sobre este punto, desestimando totalmente la demanda por infracción, dictaminando que, aunque la diferencia en el logotipo fuera simplemente la sustitución de una línea negra por otra roja, los autores de las páginas web habían “actuado en el estricto ejercicio de su libertad de expresión”.

Revisor de hechos: EJ

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Tratado sobre el Derecho de Marcas y Reglamento

HECHO EN GINEBRA EL 27 DE OCTUBRE DE 1994.

Detalles

Fecha de Suscripción: 27/10/1994

Lugar: Ginebra, Suiza;

Categoría: Tratado;

Tipo de Instrumento: Multilateral;

Firmantes: Países miembros de la Organismo Mundial para la Propiedad Intelectual. Todo Estado miembro de la Organización respecto del que puedan registrarse marcas en su oficina;

Tema: Propiedad intelectual;

Organismos Internacionales: Organismo Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI);

Entrada en vigor: El Tratado entrará en vigor tres meses después de que cinco Estados hayan depositado sus instrumentos de ratificación o adhesión. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Cualquier parte contratante podrá denunciar el presente Tratado mediante notificación dirigida al Director General de la OMPI.

La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Director General haya recibido la notificación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). La denuncia no afectará a la aplicación del presente Tratado a ninguna solicitud pendiente o a ninguna marca registrada, en la Parte Contratante denunciante o respecto a la misma, en el momento de la expiración del mencionado plazo (véase más en esta plataforma general) de un año, con la salvedad de que la parte contratante denunciante, tras la expiración de dicho plazo (véase más en esta plataforma general) de un año, podrá dejar de aplicar el presente Tratado a cualquier registro a partir de la fecha en la que deba el mismo renoverse.

Descripción

El Tratado se aplicará a las marcas que consistan en signos visibles, bien entendido que solo las partes contratantes que acepten el registro de marcas tridimensionales estarán obligadas a aplicar el presente Tratado a dichas marcas. No se aplicará a los hologramas ni a las marcas que no consistan en signos visibles, en particular las marcas sonoras y las olfativas. Se aplicará también, a las marcas relativas a productos (marcas de producto) o a servicios (marcas de servicio), o relativas a productos y servicios, y no se aplicará a las marcas colectivas, de certificación y de garantía.

Obligación principal de los Estados Parte: Todo Estado miembro de la Organización respecto del que puedan registrarse marcas en su oficina y toda organización intergubernamental que mantenga una oficina en la que puedan registrarse marcas con efecto en el territorio en el cual se aplique el tratado constitutivo de dicha organización intergubernamental.

Este Tratado tiene por objeto facilitar el sistema de registro de marcas, a través de la simplificación y la armonización de los procedimientos y la eliminación de obstáculos, de forma tal que las solicitudes de registro de marcas y la administración de los mismos resulten uniformes en todos los países miembros del tratado, lo que facilita a los empresarios el registro de sus marcas en varios países.

Derecho De Marcas, Sumario

Introducción

Clasificación

Objeto constitutivo del derecho
Protección que se obtiene del registro
Conocimiento por el público
Otros tipos de marcas

Adquisición del derecho sobre la marca

Excepciones al principio de registro
Acción reivindicatoria

Diseño de marcas

Prohibiciones de registro de marcas

Prohibiciones absolutas

Representación gráfica y capacidad distintiva
Capacidad distintiva extrínseca
Signos descriptivos
Signos habituales o usuales
Excepciones
Formas tridimensionales
Signos contrarios a la ley, orden público o buenas costumbres
Signos engañosos
Marcas que incluyen topónimos para distinguir vinos y bebidas espirituosas
Vocablos en lengua extranjera
Emblemas de las Administraciones públicas

Prohibiciones relativas

Concepto
Intereses protegidos
Signos distintivos anteriores
Incompatibilidad con otros derechos anteriores

Procedimiento de concesión

Legitimación para solicitar una marca
Tramitación del expediente

Efectos del registro de la marca y su solicitud

Derecho de uso del signo registrado
Prohibición de uso a terceros
Límites
Protección provisional

La marca como objeto del derecho de propiedad

Titularidad pro indiviso
Negocios jurídicos en el Derecho de marcas

Obligación de uso de la marca registrada

Fundamento
Contenido

Nulidad y caducidad

Nulidad

Nulidad absoluta
Nulidad relativa
Efectos

Caducidad

Causas
Efectos
Legitimación activa

Regímenes especiales

Marca no registrada notoriamente conocida
Marcas notorias y renombradas

Marcas colectivas y de garantía

Marcas colectivas
Marcas de garantía.

Aspectos procesales

Órdenes jurisdiccionales

Acciones civiles

Aspectos generales
Tipos de acciones

Acciones penales

Tipo penal básico
Tipo agravado
Procedimiento

Arbitraje

Procedimiento contencioso-administrativo

Marca Comunitaria

Véase Marca Comunitaria, Sumario

Marca Internacional

Véase Marca Internacional, Sumario

Aspectos Fiscales de las Marcas

Creación o adquisición de la marca

Valoración
Aspectos contables
Tasas administrativas

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Titularidad de la marca

Rentas derivadas de la explotación de la marca

Tributación en el Impuesto Personal (IRPF o similar)
Impuesto sobre Sociedades
Impuestos indirectos

Rentas derivadas de la transmisión de la marca

Transmisiones lucrativas o mortis causa
Transmisiones por operaciones onerosas

Tributación de las operaciones internacionales

Establecimientos permanentes y marcas
Cesiones de uso de carácter internacional
Transmisión internacional de marca
Operaciones dentro de grupos internacionales

Valoración de Marcas

Contexto actual de las marcas
Definición y valoración contable
Criterios de valoración
Valor razonable
Métodos de valoración.

Recursos

Traducción de Derecho de marcas

Inglés: Trademark law
Francés: Droit des marques
Alemán: Markenrecht
Italiano: Diritto dei marchi
Portugués: Direito de marcas
Polaco: Prawo znaków towarowych

Tesauro de Derecho de marcas

Producción, Tecnología e Investigación > Investigación y propiedad intelectual > Propiedad intelectual > Propiedad industrial > Marca > Derecho de marcas
Intercambios Económicos y Comerciales > Política comercial > Derecho mercantil > Derecho de marcas

Véase También

• Derecho mercantil
• Arbitraje comercial
• Derecho cambiario
• Contrato comercial

Nombres de Dominio, Sumario
Dercho Concursal, Sumario
Sociedades Mercantiles, Sumario
Impuesto de Sociedades, Sumario

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• Derecho (en esta referencia legal)
• Derecho administrativo (en esta referencia legal)
• Derecho Aeronáutico (en esta referencia legal)
• Derecho al Olvido (en esta referencia legal)
• Derecho ambiental (en esta referencia legal)
• Derecho Civil (en esta referencia legal)
• Derecho Comercial Interno (en esta referencia legal)
• Derecho como Facultad (en esta referencia legal)
• Derecho consuetudinario (en esta referencia legal)
• Derecho de Autor (en esta referencia legal)
• Derecho de Familia (en esta referencia legal)
• Derecho de Humanidad (en esta referencia legal)
• Derecho de Internet (en esta referencia legal)
• Derecho de la Comunicación (en esta referencia legal)
• Derecho de Marcas, Sumario (en esta referencia legal)
• Derecho de Obligaciones (en esta referencia legal)
• Derecho de Obligaciones en India (en esta referencia legal)
• Derecho de Propiedad (en esta referencia legal)
• Derecho del Consumo (en esta referencia legal)
• Derecho del Espacio (en esta referencia legal)
• Derecho del Medio Ambiente (en esta referencia legal)
• Derecho Financiero Internacional (en esta referencia legal)
• Derecho Internacional (en esta referencia legal)
• Derecho internacional público (en esta referencia legal)
• Derecho matrimonial (en esta referencia legal)
• Derecho Matrimonial en India (en esta referencia legal)
• Derecho Mercantil (en esta referencia legal)
• Derecho Mercantil Internacional (en esta referencia legal)
• Derecho Penal (en esta referencia legal)
• Derecho Persa (en esta referencia legal)
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